＜知財高裁＞　基礎出願に実施例がない場合に、優先権主張の効果が認められた事例（フマキラー対アース製薬）

第４ 当裁判所の判断
１ 本件明細書の記載事項について
(1) 本件明細書（甲１４）には、次のとおりの記載がある（下記記載中に引用する表１及び２については別紙１を参照）。
・・・
２ 取消事由１（公然実施発明２に基づく本件訂正発明１の新規性欠如に関する判断の誤り）について
原告は、本件訂正発明１の要旨となる技術的事項のうち害虫忌避成分を「イカリジン」とする部分に、優先権出願１を基礎とする優先権主張の効果は認められないと主張するため、以下検討する。
(1) 特許法４１条１項の規定による優先権（国内優先権）の主張を伴う後の出願に係る発明のうち、その国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（以下、これらを合わせて「当初明細書等」という。）に記載された発明については、新規性（２９条１項）、進歩性（２９条２項）等の実体審査に係る規定の適用に当たり、当該後の出願が当該先の出願の時にされたものとみなされる（特許法４１条２項）。
そして、国内優先権主張の効果が認められるかどうかについては、後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。
(2) 優先権出願１の明細書等（甲１１）の概要
ア 優先権出願１の明細書及び特許請求の範囲（以下、これらを併せて「優先権出願１の明細書等」という。）の記載事項（下記記載中に引用する表１については別紙２を参照）
・・・
イ 優先権出願２の明細書等の記載事項の概要
(ｱ) 前記アの記載事項によると、優先権出願２の明細書等には概略、前記(2)イ(ｱ)～(ｳ)及び(ｵ)と同一の事項が記載されているほか、実施例として以下の記載があることが認められる。
・・・
(4) 本件訂正発明１（害虫忌避成分が「イカリジン」である場合を含む）の要旨となる技術的事項が、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えるものであるか
ア 上記(2)イで認定したとおり、優先権出願１の明細書等には、ディートに代わる害虫忌避成分として、３－（Ｎ－ｎ－ブチル－Ｎ－アセチル）アミノプロピオン酸エチルエステル（ＥＢＡＡＰ）、ｐ－メンタン－３，８－ジオール、１－メチルプロピル ２－（２－ヒドロキシエチル）－１－ピペリジンカルボキシレート（イカリジン）に共通して、「使用者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺激が低減された噴射製品および噴射方法を提供する」という課題を有し、前記(2)イ(ｳ)に認定した①～③の特徴を有すること、すなわち、所定量の揮発抑制成分を添加するなどして、５０％平均粒子径ｒ 30 と粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）がそれぞれ所定の値以上（粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ 30 が５０μｍ以上）となるよう調整することにより、上記課題を解決することが記載されている。
また、前記１(2)ア～ウ及びオのとおり、本件訂正発明１に関する背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義については、本件明細書の【０００１】、【０００２】、【０００４】～【０００７】、【０００９】、【００１２】～【００１５】、【００２３】及び【００２４】等に記載されているが、ほぼ同一の記載が、前記(2)イ(ｱ)～(ｳ)及び(ｵ)のとおり、優先権出願１の明細書の【０００１】、【０００２】、【０００４】～【０００８】、【００１２】～【００１５】、【００１７】、【００１８】、【００２６】及び【００２７】において記載されていたものといえる。
イ また、本件訂正発明１の発明特定事項は、いずれも優先権出願１の特許請求の範囲の請求項１又は２に記載されており、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰと同様にイカリジンも明記されていたものといえる。
ウ 前記(2)イ(ｴ)及び(3)イ(ｲ)のとおり、優先権出願１の明細書等において、実施例として記載されているのは、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを含む噴射製品のみであり、害虫忌避成分としてイカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、優先権出願２の明細書等（実施例５及び７）により追加されたものであるが、当該実施例は、本件訂正発明１の実施に係る具体例であるとともに、優先権出願１の特許請求の範囲の請求項１又は２に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例を確認的に記載したものと理解できるから、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
エ したがって、本件訂正発明１の要旨となる技術的事項は、イカリジンを含む部分も含めて優先権出願１の明細書等において記載された技術的事項の範囲を超えるものではないから、本件訂正発明１は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分についても、優先権出願１に基づく国内優先権主張の効果が認められる。
(5) 原告の主張について
ア 害虫忌避成分をイカリジンとする部分は本件第１優先日時点で完成しているかについて（前記第３の１(1)イの主張について）
まず、国内優先権主張の効果が認められるかどうかは、前記２(1)の説示のとおり、後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。
この点、優先権出願１の明細書等において、実施例として記載されているのは、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを含む噴射製品のみであり、害虫忌避成分としてイカリジンを含む噴射製品に係る実施例自体は、優先権出願２の明細書等（実施例５及び７）により追加されたものであるものの、優先権出願１の特許請求の範囲の請求項１又は２に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例を確認的に記載したものと理解できるから、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないことは前記(4)の判断のとおりである。
そして、前記のとおり、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１に関する背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義が記載されており、これらはＥＢＡＡＰ、ｐ－メンタン－３，８－ジオール及びイカリジンに共通して適用されることも把握できるものといえる。すなわち、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１について、害虫忌避成分をイカリジンとする部分を含めて、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者（当業者）が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていると認められる。
これに対し、原告は、ＥＢＡＡＰとイカリジンとは物質として害虫忌避作用があるということのほかには類似性がないこと等により、イカリジンを害虫忌避成分とする場合にＥＢＡＡＰと同様の結果となるかどうかは判断できず、優先権出願２の出願時にイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の裏付けがされ完成したものであることを主張する。
この点、本件訂正発明１では、害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ 30 が、成分の揮発によって小さくなることを抑制するために、蒸気圧が小さい揮発抑制成分（２０℃での蒸気圧が２．５ｋＰａ以下）を配合しているところ（本件明細書の【００１４】）、一般に、物質の揮発しやすさ（揮発性、揮発度ともいう。）は、その成分の蒸気圧によって決定されるものであり（甲６４）、蒸気圧が小さいものは揮発しにくく、蒸気圧が大きいものは揮発しやすいものであるといえる。そこで、２０℃におけるＥＢＡＡＰやイカリジンの蒸気圧についてみると、ＥＢＡＡＰが０．０００１５ｋＰａ（＝０．１５Ｐａ、甲２７）、イカリジンが０．００００３４ｋＰａ（＝３．４×１０ －４ ｈＰａ、甲２８）であるのに対し、揮発抑制成分の蒸気圧は、１，３－ブチレングリコールが０．００８ｋＰａ（＝０．０８ｈＰａ、甲３９）、プロピレングリコールが０．０１０７ｋＰａ（＝０．０８ｍｍＨｇ、甲４０）、水が２．３３６６ｋＰａ（甲３の１・２）であり、溶剤の蒸気圧は、無水エタノールが５．８ｋＰａ（甲６５）であって、ＥＢＡＡＰとイカリジンの蒸気圧は、揮発抑制成分の蒸気圧や溶剤の蒸気圧に比べて極めて小さいものといえる。これらのことからすると、ＥＢＡＡＰとイカリジンはほとんど揮発しないという点では変わりがないから、両者の蒸気圧の違いは、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）や５０％平均粒子径ｒ 30 に対して与える影響を無視できるものといえる。そうすると、当業者は、ＥＢＡＡＰとイカリジンの蒸気圧を考慮すると、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰとイカリジンのいずれを使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）への影響は変わらないものと理解できる。
したがって、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分は、少なくとも優先権出願２におけるイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の裏付けがなされ完成したものであるとする原告の主張は採用できない。
イ 「実施可能であるか」について（前記第３の１(1)ウの主張）
(ｱ) 前記(1)の「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否かという判断は、実施例が追加された後の出願の特許請求の範囲に記載された発明が先の出願の当初明細書等の記載事項との関係において実施可能であるかを判断するものと解される。
(ｲ) 優先権出願１の明細書等には、ＥＢＡＡＰ、ｐ－メンタン－３，８－ジオール又はイカリジンを含む害虫忌避成分について、噴射された粒子が使用者やその周囲の者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすく、その結果、使用者等は、粘膜に違和感を感じたり、咳き込んだりしやすいという問題があることから、使用者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺激が低減された噴射製品及び噴射方法を提供することを課題とするものであり、この課題を解決するために、優先権出願１の明細書等に記載された発明は、前記害虫忌避成分を含むものについて、さらに、①噴射後の揮発を抑制するため、２０℃での蒸気圧が２．５ｋＰａ以下となる揮発抑制成分を、害虫忌避組成物中１０質量％以上含み、かつ、②前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ 15 と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ 30 との粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）が、０．６以上となるよう調整され、③前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ 30 が、５０μｍ以上となるよう調整されたという特徴を有するものであることが記載されている。そして、その効果を発揮するメカニズムとして、噴射された害虫忌避剤の中には、皮膚や髪等の適用箇所に付着せずに、適用距離（例えば噴口から１５ｃｍの距離）を超えて更に離れた位置（例えば噴口から３０ｃｍ離れた位置）に到達し、浮遊するものがあり、そのような離れた位置では、粒子径が小さくなるため、粘膜刺激を起こしやすく、害虫忌避組成物中に揮発抑制成分を添加して、適用距離における粒子径だけでなく、それを超えた位置における粒子径にも注意を払い、当該粒子径が小さくなりすぎないよう、５０％平均粒子径ｒ 30 と粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）がそれぞれ所定の値以上（粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ 30 が５０μｍ以上）となるよう調整したことが説明されている。
また、優先権出願１の明細書等の【００１３】～【００３１】に、本件訂正発明１に係る噴射製品の組成物の各成分の説明及びポンプの構造の説明が詳細に記載されており、【００１７】及び【００１８】には、揮発抑制成分を配合することで、噴射後の揮発が抑制され、適用箇所を超えた範囲（例えば、噴口から３０ｃｍ）にまで噴射された場合であっても粒子径が小さくなりにくいことや揮発抑制成分の配合量が記載されており、また、【００２７】には、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）を上記範囲に調整する方法は特に限定されず、例えば、害虫忌避組成物の処方（例えばそれぞれの成分の種類及び含有量、忌避抑制成分の有無、含有量等）、アクチュエータの形状、寸法（例えば噴口の大きさ、形状等）、又は単位時間当たりの噴射量（噴射速度）、噴射圧等の各種物性が調整されることにより調整できることも示されている。
さらに、優先権出願１の明細書等の【００５１】の表１の実施例及び比較例を見ると、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを、揮発抑制成分として、１，３－ブチレングリコール、プロピレングリコール又は水の少なくとも１の成分を１０質量％以上配合した害虫忌避組成物が充填された噴射製品が記載されており、実施例１及び２並びに比較例１～３から、揮発抑制成分の含有量が増えるほど揮発による５０％平均粒子径ｒ 30 の小型化が抑制され、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）が大きくなっていることが理解できる。そして、実施例１～４においては、揮発抑制成分の含有量が１０質量％以上、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ 30 が５０μｍ以上の害虫忌避組成物が実現されていることが理解できる。
以上のことからすると、当業者であれば、優先権出願１の明細書の実施例及び比較例において具体的な製造方法が示されているＥＢＡＡＰを配合した害虫忌避組成物及び噴射製品と同様にして、イカリジンを配合し、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ 30 が５０μｍ以上を満たす噴射製品を製造することができると解される。
この点、原告は、ＥＢＡＡＰとイカリジンの蒸気圧が異なることを主張しているが、前記アの各成分の２０℃における蒸気圧によると、ＥＢＡＡＰやイカリジンの蒸気圧の違いは、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）や５０％平均粒子径ｒ 30 に対して与える影響を無視できるものといえるから、当業者であれば、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを含む害虫忌避組成物を充填した噴射製品の実施例と同様にして、過度の試行錯誤を要することなく、イカリジンを含む害虫忌避組成物を作成し、これを充填し、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）を０．６以上、５０％平均粒子径ｒ 30 を５０μｍ以上に調整した噴射製品を製造することができるといえ、原告の上記主張は採用できない。
また、本件訂正発明１の噴射製品は、害虫忌避組成物を含む噴射製品、いわゆる虫よけスプレーであり、優先権出願１の明細書等の【０００６】、【００２５】等の記載を見ると、使用者が、一般的な虫よけスプレーと同様にして、噴口から害虫忌避組成物を適用箇所に向けて噴射をすることができること、噴口から噴射される害虫忌避組成物は、所定の粒子径、より具体的には、所定の粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）及び５０％平均粒子径ｒ 30 に調整され、霧状に噴射されること、及び、所定の粒子径に調整されているため、粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減されることが認められ、このことは、害虫忌避成分がＥＢＡＡＰであっても、イカリジンであっても変わることはないものといえるから、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分としてイカリジンを含む部分が、優先権出願１において、過度の試行錯誤を要することなく使用できるように記載されているということができる。
この点、原告は、「使用できる」というためには、特許発明に係る物について、例えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上の意義のある態様で使用することができることを要すると主張する。
しかし、原告の上記主張は独自の見解であって採用できない。また、仮にこれを前提としても、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１の効果を発揮するメカニズムについて、十分な記載があり、さらに、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰとイカリジンのいずれを使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比（ｒ30 ／ｒ 15 ）への影響は変わらないことを理解できるから、当業者は、ＥＢＡＡＰとイカリジンのいずれを使用しても、同様に「粘膜への刺激が低減された噴射製品及び噴射方法を提供することができる」という作用効果を奏する態様で用いることができ、技術上の意義のある態様で使用することができるものと理解することもできる。
したがって、当業者であれば、優先権出願１の明細書の実施例及び比較例において具体的な製造及び使用方法が示されているＥＢＡＡＰを配合した害虫忌避組成物及び噴射製品と同様にして、過度の試行錯誤を要することなく、イカリジンを配合した害虫忌避組成物や噴射製品を製造し、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）を０．６以上、ｒ30 を５０μｍ以上とすることができ、かつ、当該噴射製品を使用することができるといえる。
よって、原告の上記主張は理由がない。
(ｳ) 以上によると、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分が、優先権出願１の明細書等の記載事項との関係において実施可能であるといえるから、「実施可能であるか」についての原告の主張（前記第３の１(1)ウの主張）は理由がない。
ウ サポート要件違反の主張について（前記第３の１(1)エの主張）
原告は、優先権出願１の明細書にサポート要件違反の発明があったことを前提として、本件訂正発明１が、優先権出願２の明細書等において実施例を補充することによってサポート要件違反を回避したものであると主張するが、優先権主張の効果とサポート要件とは異なる要件の問題であり、優先権出願の明細書等にサポート要件違反の発明があったかという観点を考慮すべきとはいえない。
したがって、優先権出願１の明細書にサポート要件違反の発明があったことを前提として、本件訂正発明１が、優先権出願２の明細書等において実施例を補充することによってサポート要件違反を回避したものという原告の主張は前提において失当である。
３ 取消事由２（公然実施発明２に基づく本件訂正発明２の新規性欠如に関する判断の誤り）について
(1) 原告の主張
原告は、本件訂正発明２のうち、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）が０．８５以上とする構成は、優先権出願２の明細書によって補充された実施例９及び１０を根拠とし、本件審決の認定でも本件特許の出願時に補充された実施例６に基づくもので、本件訂正発明２は、優先権出願１に基づく特許法４１条２項に基づく優先権主張の効果は認められないこと、優先権出願１の明細書の実施例を見ても、粒子径比（ｒ 30 ／ｒ 15 ）は、１．０６、１．１１、０．６９、０．６２のものしかなく、そのほか当該明細書において０．８５以上という数値の根拠となるものは存在しないことを主張する。
(2) 検討
ア 本件訂正発明２は、粒子径比（ｒ30／ｒ15）を「０．８５以上」とするものであり、本件訂正発明１の粒子径比（ｒ30／ｒ15）が「０．６以上」であるものを更に限定したものである。前記２のとおり、本件訂正発明１について優先権主張の効果が認められるのであるから、本件訂正発明２についても、「０．８５以上」という数値範囲を設定したことにより、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、本件訂正発明２の要旨となる技術的事項は、優先権出願１の明細書等において記載された技術的事項の範囲を超えるものではないから、本件訂正発明２は、優先権出願１に基づく国内優先権主張の効果が認められるといえる。 イ 原告は、優先権出願１の明細書において、境界値である「０．８５」が記載されていない以上、「新たな技術的事項を導入する」ことに当たると主張する。 しかし、優先権出願１の明細書等において、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上のものが実施可能なように記載されている上、実施例として、粒子径比（ｒ30／ｒ15）「１．０６」、「１．１１」、「０．６９」が具体的に示されているのであるから、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が「０．８５以上」のものも当然に実施可能であったものと認められ、「０．８５以上」という数値範囲を設定したことにより、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入したとまではいえない。 そうすると、原告の主張は採用できず、前記アで述べたとおりであるから、本件審決が、本件訂正発明２について、「０．８５以上という下限の限定は、０．６以上という範囲を減縮した範囲にすぎず、その数値自体が新たな技術的事項の導入になるとはいえない」とした判断に誤りはない。
(3) 小括
以上のとおりであるから、害虫忌避成分として「１－メチルプロピル ２－（２－ヒドロキシエチル）－１－ピペリジンカルボキシレート」（イカリジン）を選択した場合の本件訂正発明１及びこれに加えて、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０．８５以上とする構成を有する本件訂正発明２の優先日が、本件第１優先日（平成２８年３月３１日）であるとした本件審決の判断に誤りはない。
そうすると、本件第１優先日より後であって、本件第２優先日（平成２８年１１月２５日）前に公然実施されていたとする公然実施発明２は、本件第１優先日前に公然実施された発明とはいえないから、その余の点について判断するまでもなく、原告が主張する無効理由２は理由がない。
第５ 結論
以上のとおり、原告が主張する取消事由１及び２はいずれも理由がない。
よって、原告の請求には理由がないから本件請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。