方法クレーム中の手段が引例と同じでも、用途限定により新規性があると判断された事例（フタロシアニンの使用方法）

＜判決紹介＞
■コメント:
方法クレームにおいて、本願と引例の手段が同一であっても、用途限定があるために新規性があると判断された事例。
裁判所は、「芝草の密度，均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」の、「芝草の密度，均一性及び緑度を改良するための」を用途発明と判断した。拒絶審決取消。 ☆☆☆
■平成25年(行ｹ)第10255号審決取消請求事件
■平成26年9月24日判決言渡、知的財産高等裁判所第4部
■原告: バイエル・クロツプサイエンス・エル・ピー
■被告: 特許庁長官
■出願: 特願2005–20775
■請求項1:
芝草の密度，均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法であって，銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用することを含み，ただし，（i）該組成物は，亜リン酸もしくはその塩，または亜リン酸のモノアルキルエステルもしくはその塩の有効量を含まず，（ii）該組成物は，有効量の金属エチレンビスジチオカーバメート接触性殺菌剤を含まない，方法。
■第4 当裁判所の判断
1 取消事由1（刊1発明に基づく新規性判断の誤り）について
・・・。
(3) 刊1発明に基づく新規性判断の誤りに対する判断
ア「芝草の密度，均一性及び緑度を改良」の意義について
(ア)「均一性」及び「緑度」の文言及び技術的意義
本件審決は，刊1発明の「芝生を全体的に均一な緑色に着色するために顔料（銅フタロシアニン等）を含む芝生用着色剤を芝生に散布する方法」は，本願発明の「芝草の均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法であって，銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用することを含み」に相当するとして，刊1発明の「均一な緑色に着色」を本願発明の「均一性」及び「緑度」に相当すると認定し，本願発明と刊1発明は，芝草の均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法である点で一致するとした。
しかしながら，芝草管理用語辞典（126頁。甲30）によれば，芝草の品質は，肉眼観察で判断できる葉色，密度，均一性など利用目的に適合しているかどうかの度合いなどを総合評価して判断するとされていることからすると，芝草管理においては，「密度」「均一性」などの用語は，芝草の植物としての品質を評価する指標として用いられるものであると認められ，各指標の内容は一義的に明らかとはいえないものの，本願の特許請求の範囲の請求項1における「芝草の密度，均一性及び緑度」は，芝草の植物としての品質を意味するものと認められる。そして，「改良」は，悪いところを改めて良くするという意味であることからすると，本願発明の「芝草の密度，均一性及び緑度を改良する」とは，芝草に対して生理的に働きかけて，芝草の品質を良くすることを意味すると認められ，この点については，本願明細書において，芝草の植物としての品質を生理的に改良することがもっぱら記載され，着色などの人工的な加工については記載されていないことからも明らかである。
一方，刊行物1の記載からすると，刊1発明の「芝生を全体にきれいな緑色に着色」は，晩秋から春にかけて自然現象で薄茶色に変化する芝生を美しい緑に見せるために，緑色顔料又は青色顔料と黄色顔料の組み合わせを含む着色剤を芝生の表面に散布して，全体的に緑色を着けることを意味することは明らかである。
そうすると，刊1発明の「芝生を全体的に均一な緑色に着色するために顔料（銅フタロシアニン等）を含む芝生用着色剤を芝生に散布する方法」と，本願発明の「芝草の均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」とでは，技術的意義が異なることは明らかである。
(イ)次に，本件審決は，本願発明の「芝草の密度，均一性及び緑度を改良」は，芝草の品質を表す密度，均一性及び緑度という3つの要素のうちの少なくとも1つを改良することを意図していると解釈し，本願発明と刊1発明とに実質的な相違がない旨判断した。
しかしながら，本願の特許請求の範囲の請求項1における「芝草の密度，均一性及び緑度を改良」が，芝草の品質のうち，密度，均一性及び緑度という3つの要素の全てを改良することを意味することは，文言上明らかであって，これを3つの要素のうちの少なくとも1つを改良することを意図していると解することはできない。
したがって，本件審決の上記判断には，その前提に誤りがある。
(ウ)以上によれば，刊1発明と本願発明は「芝草の均一性及び緑度を改良」する点で一致するとした上で，「芝草の密度，均一性及び緑度を改良」の意義が3つの要素のうちの少なくとも1つを改良することを意図していると解釈し，本願発明と刊1発明とで実質的な差異はないと判断した本件審決の認定判断には誤りがある。
イ「芝生の緑が常に美しい」ことの意義について
次に，本件審決は，刊1発明は，常に芝生の緑が美しい方が望ましいという課題を，銅フタロシアニンを含む組成物の有効量を施用することで解決するものであり，芝生の緑が常に美しいということは，芝生が健康，すなわち有益な密度と均一性であることが明らかであるから，本願発明と刊1発明とには実質的な差異がない旨判断した。
しかしながら，上記アで判示したとおり，刊1発明は，晩秋から春にかけて自然現象で薄茶色に変化する芝生を美しい緑に見せるために，緑色顔料又は青色顔料と黄色顔料の組み合わせを含む着色剤を芝生の表面に散布して，全体的に緑色を着けることで解決するものであって，刊1発明でいう「芝生の緑が常に美しい」ということが，芝草に対して生理的に働きかけて，芝草の品質を良くすることを意味しないことは明らかである。
したがって，本願発明と刊1発明に実質的な差異がないということはできない。
ウ新しい用途を提供する点について
さらに，本件審決は，本願発明も刊1発明は，銅フタロシアニンを含む組成物の有効量を芝生に施用するという手段において区別できず，刊1発明においても芝生の均一性及び密度の改良という作用効果が得られていると解されるから，本願発明と刊1発明は実質的に同一である旨判断した。
しかしながら，上記ア(イ)で判示したとおり，本願発明は「芝草の密度，均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」であるから，「芝草の密度，均一性及び緑度を改良するための」は，本願発明の用途を限定するための発明特定事項と解すべきであって，銅フタロシアニンを含む組成物の有効量を芝生に施用するという手段が同一であっても，この用途が，銅フタロシアニンの未知の属性を見出し，新たな用途を提供したといえるものであれば，本願発明が新規性を有するものと解される。
そこで，刊1発明における銅フタロシアニンの用途について検討すると，前記アで判示したとおり，刊1発明は，銅フタロシアニンを着色剤として用いて芝草を緑色にするという内容にとどまるものであって，刊行物1には，芝草に対して生理的に働きかけて，品質を良くするという意味での成長調整剤（成長調節剤）としての本願発明の用途を示唆する記載は一切ない。加えて，着色剤と成長調整剤とでは，生じる現象及び機序が全く異なるものであって，証拠（甲48，50，52~55,57)によれば,①植物成長調整剤は「農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤，発芽抑制剤その他の薬剤」（農薬取締法1条の2第1項）に該当する「農薬」であるのに対して，着色剤はこれに該当しないこと（甲50），②文献上も両者は異なるものとして分類されていること（甲48），③商品としても，両者は区別されて販売されていること（甲52～54，57），④成長調整剤は芝草の生育期に使用されるのに対して，着色剤は芝休眠時に使用されるなど使用時期も異なること（甲53～55）などからすると，本願発明における芝草の「密度」，「均一性」及び「緑度」の内容は必ずしも一義的に明らかではないものの，本願発明は，刊1発明と同一であるということはできないものと認められる。
エ被告の主張について
被告は，用途発明として取り扱って新規性等を判断することができるのは，例えば，「・・・を用いた芝草の緑度，密度及び均一性改良方法」「有効量を芝草に施用する，フタロシアニンを有効成分とする芝草の緑度（密度，均一性）改良剤」のように用途発明の形式で特定されている場合に限られると解すべきであって，本願発明において，「芝草の密度，均一性及び緑度を改良」は，フタロシアニンを含有する組成物を製造し施用する方法の奏する作用効果にすぎないなどと主張する。
しかしながら，上記ウで判示したとおり，特許請求の範囲の記載からすれば，「芝草の密度，均一性及び緑度を改良するための」が用途を特定していると解され，被告が例示するような表現でなければならないという理由はない。
オ以上によれば，本願発明における「芝草の密度，均一性及び緑度を改良するための」という銅フタロシアニンの用途は，刊1発明に記載されているということはできないので，その余の点について判断するまでもなく，本願発明と刊1発明とは実質的に同一であるということはできない。
したがって，本件審決には，刊行物1に基づく新規性の判断誤りがあり，原告主張の取消事由1は理由がある。

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