特許発明と共通構造を有する化合物に効果を有さないものがあるため実施可能要件違反との主張が認められなかった事例

 
＜判決紹介＞
・平成29年（行ケ）第10007号  審決取消請求事件
・平成30年1月22日判決言渡  
・知的財産高等裁判所第4部 髙部眞規子 古河謙一 関根澄子
・原告：バイエルクロップサイエンス株式会社
・被告：ビーエーエスエフ  ソシエタス・ヨーロピア
・特許4592183
・発明の名称：2-ベンゾイルシクロヘキサン-1，3-ジオン

■コメント
無効審判の特許維持審決に対する審決取消訴訟です。
本件特許の訂正後の請求項1は下記の通り（下線は訂正箇所）。

「【請求項1】式Ia
 
[但し、R1が、ハロゲンを表し、
R2が、-S（O）nR3を表し、
R3が水素、C1～C6アルキルを表し、
nが1又は2を表し、
Qが2位に結合する式II
 
[但し、R6、R7、R8、R9、R10及びR11が、それぞれ水素又はC1～C4アルキルを表し、上記CR8R9単位が、C=Oで置き換わっていても良い]で表されるシクロヘキサン-1，3-ジオン環を表し、
　X1が酸素により中断されたエチレン鎖または-CH2O-を表し、
Hetが、
オキシラニル、2-オキセタニル、3-オキセタニル、2-テトラヒドロフラニル、3-テトラヒドロフラニル、2-テトラヒドロチエニル、2-ピロリジニル、2-テトラヒドロピラニル、2-ピロリル、5-イソオキサゾリル、2-オキサゾリル、5-オキサゾリル、2-チアゾリル、2-ピリジニル、1-メチル-5-ピラゾリル、1-ピラゾリル、3，5-ジメチル-1-ピラゾリル、または4-クロロ-1-ピラゾリルを表す]で表される2-ベンゾイルシクロヘキサン-1，3-ジオン又はその農業上有用な塩。」
争点は、訂正の可否、実施可能要件、サポート要件、進歩性、原文新規事項です。前2つについて以下に裁判所の判断の概要を記載します。

▼訂正の可否
裁判所は、下記の通り、置換基のマーカッシュの選択肢を限定する訂正について、新規事項の追加に該当しないと判断しました。

●判決-------------------------------------------------------------------------------------------
第4  当裁判所の判断
・・・
2  取消事由1（本件訂正の可否）について
（1）  本件訂正は，審決の予告（甲90）において実施可能要件に係る記載不備が指摘されたことに対して，明細書に明示的に記載されていた置換基X1及びHetの選択肢（【0061】，表A及び表37）を，CASREGISTRY物質レコード（甲69）に示されていることから入手できることが確認された原料物質より合成される化学物質に限定したものである。すなわち，本件訂正発明は，本件発明のR1を1種類（ハロゲン），R2を1種類（-S（O）nR3），X1を2種類（酸素により中断されたエチレン鎖又は-CH2O-），Hetをヘテロシクリル基及びヘテロ芳香族基（ヘテロアリール）のうちの本件明細書に挙げられている多数の物質の中から18種類又は15種類の化合物に限定したものである。そして，本件訂正後の化学物質群は，いずれも本件訂正前の請求項に記載された各選択肢に内包されていることが明らかである。したがって，本件訂正は，特許請求の範囲を減縮するものである。
また，訂正後の化学物質群は，訂正前の基本骨格（シクロヘキサン-1，3-ジオンの2位がカルボニル基を介して中央のベンゼン環に結合した構造。本件共通構造）を共通して有するものである。加えて，訂正後の化学物質群について，訂正前の化学物質群に比して顕著な作用効果を奏するとも認め難い。そうすると，選択肢を削除することによって，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではない。
このように，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的とし，また，本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を導入するものでないから，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内である。
したがって，本件訂正は，特許法134条の2第9項が準用する126条5項の規定に違反しない。
（2）  原告の主張について
ア  原告は，選択肢を削除する訂正が認められるのは，特定の選択肢の組合せを採用することが当初明細書等に記載されているといえる場合だけであり，本件明細書の【0061】は，多種多様なヘテロシクリルやヘテロ芳香族基（ヘテロアリール）を，単に「列挙」しているにすぎず，本件明細書の他の記載を参酌しても，訂正後のHetの「18個の選択肢」やそれらと特定のX1（酸素により中断されたエチレン鎖又は-CH2O-）との組合せは記載されていないことから，本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであり，認められない，特許庁の審査基準において
も同旨の考え方が採用されていると主張する。
（ア）  特許庁「特許・実用新案審査基準」の第Ⅳ部第2章（甲35）には，特許請求の範囲の補正，特に下位概念化及びマーカッシュ形式のクレームについて，以下のように記載されている。
「（2）  発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合
a  請求項の発明特定事項の一部を限定して，当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正は，新たな技術的事項を導入するものではないので許される。
b  請求項の発明特定事項を下位概念化する補正が当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない補正であっても，この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合であれば，新たな技術的事項を導入するものではない。したがって，このような補正は許される。
c  他方，請求項の発明特定事項を下位概念化する補正であっても，この補正により当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は，その補正は，新たな技術的事項を導入するものである。したがって，このような補正は許されない。」
「（5）  マ–カッシュ形式等の択一形式のクレ–ムについてする補正の場合aマ–カッシュ形式等の択一形式で記載された請求項において，一部の選択肢を削除する補正は，残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではない場合には許される。
b  当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せの形で記載されている場合に，以下の（ⅰ）又は（ⅱ）の補正により追加された，又は残された特定の選択肢の組合せが新たな技術的事項を導入するものではないとは認められない場合がある。
（ⅰ）当初明細書等に記載された多数の選択肢の範囲で特定の選択肢の組合せを請求項に追加する補正
（ⅱ）選択肢を削除した結果として特定の選択肢の組合せが請求項に残る補正例えば，補正の結果，出願当初に複数の選択肢を有していた置換基について選択肢が唯一となり，選択の余地がなくなる場合には，そのような特定の選択肢の組合せを採用することが当初明細書等に記載されている場合（下記cの例を参照。）を除き，その補正は許されない。なぜなら，選択肢としての当初の記載は，特定の選択肢の採用を意味していたとは認められないからである。
c  他方，選択肢の削除が実施例の記載を伴った選択肢が残るようになされることにより，このようにして残った選択肢が，実施例等の当初明細書等の全体の記載を基に判断した場合には，新たな技術的事項を導入するものではないと認められる場合がある。
例えば，当初明細書等に複数の選択肢を有する置換基の組合せの形で化学物質群が記載されていた場合には，当初明細書等に実施例等で記載されていた「単一の化学物質」に対応する特定の選択肢の組合せからなる化学物質（群）の記載のみを請求項に残す補正は許される。」
（イ）  また，特許庁が公表している「審査ハンドブック付属書A新規事項を追加する補正に関する事例集」（甲102）には，事例35【補正2】として，「補正後の特許請求の範囲に記載した化学物質は，…という特定の組合せが唯一の選択肢となるが，このような特定の組合せを採用することは出願当初の明細書等のいずれの箇所にも記載されておらず，また，記載されているのと同然ともいえない。さらに，この補正が新たな技術的事項を導入するものではないといえる特段の事情も見いだせない。したがって，【補正2】の場合には，補正後の特許請求の範囲に記載された化学物質は，当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。」
と記載されている。
（ウ）  しかし，原告がその主張の根拠とする審査基準においても，訂正の結果，残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものであるか否かで判断すべきものとされているところ，本件訂正においては，前記（1）のとおり，新たな技術的事項は導入されていない。
イ原告は，本件訂正後のX1とHetの組合せであれば方法Cにより生産できることが本件明細書に開示ないし示唆されているとはいえないから，本件訂正後のX1とHetの特定の組合せを任意に選択することは，新規な技術的事項を追加するものであると主張する。
しかし，後記3（2）イのとおり，原料化合物質が入手できれば，X1が「-CH2O-」，「-CH2OCH2-」のいずれの場合についても，本件明細書の記載と出願時の技術常識に基づいて，当業者に通常期待し得る程度を超える試行錯誤を求めることなく，当該化学物質を製造することができるから，本件訂正後のX1とHetの組合せであれば方法Cにより生産できることが本件明細書に開示されているといえる。
したがって，新たな技術的事項が導入されたということはできない。
ウよって，原告の上記各主張はいずれも理由がない。
（3）  小括
したがって，本件訂正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，新規事項の追加には当たらないから，本件訂正を認めた審決の判断に誤りはない。
よって，取消事由1は理由がない。
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