■コメント： 「含まない」クレームの新規性判断が争点。 クレームには「CMITを含まない」と記載されているが、本件明細書の方法だと実際には不可避不純物としてわずかに含まれるらしい。
原告は「「CMITを含まない」とは「実質的にＣＭＩＴを含まない」ことであり，それは「微生物学的に活性な量のＣＭＩＴを含まない」ことを意味する。」と述べている。一方で引例には「含む」や「含ませた」との直接的な記載はない。但しCMITを除去したとの記載もないし、ある程度は含まれることが推測される。
裁判所の判断は新規性有り。引例には課題及び解決手段が記載されておらず、その点が考慮されている。☆☆
平成２２年(行ケ)第１０２４５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年９月１４日
判決
原告トールゲゼルシャフトミットベシュレンクテルハフツング
訴訟代理人弁護士大野聖二
訴訟代理人弁理士松任谷優子
被告ロームアンドハースカンパニー
訴訟代理人弁護士片山英二
同本多広和
訴訟代理人弁理士加藤志麻子
同田村恭子
◆主文１特許庁が無効２００８－８００２９１号事件について平成２２年３月２９日にした審決のうち，「特許第３９９２４３３号の請求項１～７，１８に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
◆第１ 請求主文同旨。
◆第２ 当事者間に争いのない事実
▼１ 特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「相乗作用を有する生物致死性組成物」とする特許第３９９２４３３号（出願日：平成１０年８月２０日，パリ条約による優先権主張国：欧州特許庁，優先日：平成９年８月２０日，登録日：平成１９年８月３日）に係る特許の特許権者である。
被告は，平成２０年１２月２５日，上記特許の請求項１ないし１８に係る発明の特許（以下「本件特許」という。）について無効審判（無効２００８－８００２９１号事件）の請求をした。
特 許庁は，平成２２年３月２９日，「特許第３９９２４３３号の請求項１～７，１８に係る発明についての特許を無効とする。特許第３９９２４３３号の請求項 ８～１７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年４月８日，原告に送達された。
▼２ 特許請求の範囲
本件特許の明細書（以下，図面と併せ，「本件明細書」という。）の特許請求の範囲（請求項の数１８）の請求項１ないし１８の記載は，次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」のようにいい，本件発明１ないし１８をまとめて「本件発明」という。）。
【請 求項１】少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オン（判決注：以下，明細書の記載を転記する場合も 含めて，「ＭＩＴ」と表記することがある。）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として １，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＢＩＴ」と表記することがある。）を含み，５－クロロ－２－メチ ルイソチアゾリン－３－オン（以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＣＭＩＴ」と表記することがある。）を含まないことを特徴とする生物致死性組 成物。
【請求項２】２－メチルイソチアゾリジン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとを，５０～１：１～５０の重量比で含むことを特徴とする請求項１記載の生物致死性組成物。
【請求項３】２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとを，１５～１：１～８の重量比で含むことを特徴とする請求項２記載の生物致死性組成物。
【請求項４】２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オンとを，生物致死性組成物の合計量に対して１～２０重量％含むことを特徴とする請求項１，２または３記載の生物致死性組成物。
【請求項５】極性および／または非極性の液状媒体を含むことを特徴とする請求項１，２，３または４記載の生物致死性組成物。
【請 求項６】極性の液状媒体として，水，炭素数１～４の脂肪族アルコール，グリコール，グリコールエーテル，グリコールエステル，ポリエチレングリコール，ポ リプロピレングリコールおよびＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドからなる群から選ばれた１種または２種以上の混合物を含むことを特徴とする請求項５記載の生物 致死性組成物。
【請求項７】極性の液状媒体が水であり，組成物のｐＨが７～９であることを特徴とする請求項６記載の生物致死性組成物。
【請求項８】非極性の液状媒体として，キシレンおよび／またはトルエンを含むことを特徴とする請求項５記載の生物致死性組成物。
【請求項９】活性殺菌剤として，３－ヨード－２－プロピニル－Ｎ－ブチルカルバメートを追加的に含むことを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７または８記載の生物致死性組成物。
【請求項１０】２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの組み合わせと，３－ヨード－２－プロピニル－Ｎ－ブチルカルバメートとの重量比が，１：１０～１００：１であることを特徴とする請求項９記載の生物致死性組成物。
【請求項１１】活性殺菌剤として，２－ｎ－オクチルイソチアゾリン－３－オンを追加的に含むことを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９または１０記載の生物致死性組成物。
【請求項１２】２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの組み合わせと，２－ｎ－オクチルイソチアゾリン－３－オンとの重量比が，１：１０～１００：１であることを特徴とする請求項１１記載の生物致死性組成物。
【請求項１３】活性殺菌剤として，ホルムアルデヒドまたはホルムアルデヒド源を追加的に含むことを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１または１２記載の生物致死性組成物。
【請求項１４】２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの組み合わせと，ホルムアルデヒドまたはホルムアルデヒド源との重量比が，１：１００～１０：１であることを特徴とする請求項１３項記載の生物致死性組成物。
【請求項１５】活性殺菌剤として，２－ブロモ－２－ニトロプロパン－１，３－ジオールを追加的に含むことを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３または１４記載の生物致死性組成物。
【請求項１６】２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの組み合わせと，２－ブロモ－２－ニトロプロパン－１，３－ジオールとの重量比が，１：１０から１０：１であることを特徴とする請求項１５記載の生物致死性組成物。
【請求項１７】２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの重量比が１：１であることを特徴とする請求項９，１０，１１，１２，１３，１４，１５または１６記載の生物致死性組成物。
【請求項１８】病原性微生物を制御するための，請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６または１７記載の生物致死性組成物の用途。
▼３ 審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。審決の判断の概要は，以下のとおりである。
(1) 本 件発明１ないし３は，特開平６－１３８６１５号公報（甲１）記載の発明であるから，特許法２９条１項３号に該当する。本件発明４及び７は，甲１記載の発明 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，同条２項に該当する。本件発明５，６及び１８は，甲１記載の発明であるか又は同発明に基づい て当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同条１項３号又は同条２項に該当する。以上により，本件発明１ないし７及び１８は，無効とすべき である。本件発明８ないし１７に係る特許については，無効とすべき理由を認めることはできない。
(2) 審決は，甲１に記載された発明（以下「甲１発明」という。）の内容を以下のとおり認定した。
ア 「少なくとも２つの活性な殺菌・殺カビ剤を含み，活性な殺菌・殺カビ剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物におい て，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，ゼラチン１ｋｇあたり２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オ ンを０．５ｇずつ含有することを特徴とする生物致死性組成物。」（審決書１３頁１９行～２４行）の発明（以下「甲１発明１」という。）
イ 「少なくとも２つの活性な殺菌・殺カビ剤を含み，活性な殺菌・殺カビ剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物におい て，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，ゼラチン１ｋｇあたり２－メチルイソチアゾリン－３－オン及び１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オ ンを０．５ｇずつ含有することを特徴とする生物致死性組成物の用途。」（審決書１３頁２７行～３２行）の発明（以下「甲１発明２」という。）
ウ 「少なくとも２つの活性な活性な殺菌・殺カビ剤を含み，活性な殺菌・殺カビ剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物にお いて，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，水又は例えばアルコール類（メタノール，エタノール，イソプロパノール等），ケトン類（アセトン 等），グリコール類（エチレングリコール，プロピレングリコール等），エステル類（酢酸エチル等）等の有機溶媒のうち写真性能に悪影響をおよぼさない溶媒 に溶解したことを特徴とする生物致死性組成物。」（審決書１４頁８行～１４行）の発明（以下「甲１発明３」という。）
(3) 本件発明１と甲１発明１との対比判断
ア 一致点少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含むことを特徴とする生物致死性組成物（審決書１４頁２８行～３１行）
イ 一応の相違点
（ア） 生物致死性組成物について，前者では「病原性微生物によって感染されるものに付与される」と特定されているのに対し，後者では，そのような特定がなされていない点
（イ） 前者では「より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含」むと特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていない点
（ウ） 前者では「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」と特定されているのに対し，後者ではそのような特定がなされていない点（審決書１４頁３２行～１５頁３行）
ウ 特許法２９条１項３号該当性の判断
（ア） 相違点（ア）について甲１発明１の生物致死性組成物は，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物であるといえるから，上記相違点（ア）は実質的な相違ではない。
（イ） 相違点（イ）について甲１発明１においても，生物致死性組成物に２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとの両者が含まれているから，相違点（イ）は実質的な相違ではない。
（ウ） 相違点（ウ）について甲１発明１は，「少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである，生物致死 性組成物において，１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含むことを特徴とする生物致死性組成物。」であって，甲１発明１には，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含有させるとの記載はない。ま た，甲１には，２－メチルイソチアゾリン－３－オンと５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンである５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン －３－オンとは別の化合物として記載されており，実施例においても２－メチルイソチアゾリン－３－オンと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンとを含む 例は記載されているが，この例において，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含ませるとの記載はない。よって，本件明細書を参酌しても，形 式的には，相違点（ウ）についての相違はない。
さ らに，本件発明１において「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」ことの実質的な意味を検討するに，本件明細書（段落 【００２１】，【００３４】）及び引用に係る米国特許第５４６６８１８号の明細書の記載によれば，２－メチルイソチアゾリン－３－オンは，５－クロロ －２－メチルイソチアゾリン－３－オンの塩酸塩と２－メチルイソチアゾリン－３－オンの塩酸塩との混合物を分離することにより得られるものであって，２－メチルイソチアゾリン－３－オンには，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンが含有されているものと認められる。そして，２－メチルイソチアゾリン－３－オンには，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンが０．４／９８＝１／２４５未満含まれているものは，実質的に純粋な２－メチルイソチアゾリン－３－オンであるとしている。
本件明細書には，「この方法で得た反応生成物を，たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。」と記載されているが，カラムクロマトグラフィーによる精製でも特定の物質を完全に除去することはできないことは当業者の常識であるから，本件発明において，「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」とは，実質的に５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まないを意味するものと認められる。
そ うすると，甲１発明１において２－メチルイソチアゾリン－３－オンに不純物として５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンが仮にわずかに含まれて いるとしても，本件発明においても２－メチルイソチアゾリン－３－オンに５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンは実質的に含有しない，言い換えれば，２－メチルイソチアゾリン－３－オンに５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンをわずかな量含有することを許容するも のであるから，２－メチルイソチアゾリン－３－オンに含まれる５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンにつき，両者の含有量の差違が明らかにされ なければ，本件発明の２－メチルイソチアゾリン－３－オンと甲１発明１の２－メチルイソチアゾリン－３－オンとに差違があるものとすることはできず，相違 点（ウ）については，実質的に相違しないものである。
そ うしてみると，本件発明１と甲１発明１とは，「少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである， 病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オンを含み，５－ クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まないことを特徴とする生物致死性組成物。」で一致し，異なるところがない。・・・以上のとおり，本件発 明１は，その出願前（優先日前）に日本国内又は外国において頒布された甲１記載の発明であるから，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けること ができない。
（審決書１７頁２２行～１８頁１９行）。
(4) 本件発明２及び３と甲１発明１との対比判断
・・・。
◆第３ 当事者の主張
▼１ 取消事由に係る原告の主張
審 決は，本件発明１の「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まないことを特徴とする」という構成の技術的意義を誤り，これに対応する甲１発 明の構成を看過した結果，甲１発明と本件発明１の相違点（ウ），本件発明２及び３との相違点（カ），本件発明４との相違点（ケ），本件発明５及び６との相 違点
（ス），本件発明７との相違点（チ）及び本件発明１８との相違点（ヌ）についての認定を誤り，新規性の判断を誤った。
(1) 取消事由１（相違点（ウ）に係る新規性判断の誤り）
審 決は，本件発明１に関して，相違点（ウ）「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」について，本件発明は「２－メチルイソチアゾリン －３－オンに５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンをわずかな量含有することを許容するものである」と認定した上で，「２－メチルイソチアゾリ ン－３－オンに含まれる５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンにつき，両者の含有量の差違が明らかにされなければ，本件発明の２－メチルイソチ アゾリン－３－オンと甲１発明１の２－メチルイソチアゾリン－３－オンとに差違があるものとすることはできず，相違点（ウ）については，実質的に相違しな いものである。」と判断した（審決書１７頁３０行～１８頁８行）。
しかし，審決の判断には誤りがある。
すなわち，新規性とは，引用例に本件発明が開示されているか否か，換言すれば，本件発明と引用発明が区別できるか否かという問題であるから「両者の含有量の差違」が具体的数値として明らかにされなくても，両発明を区別できれば，新規性は否定されない。
２－ メチルイソチアゾリン－３－オン（ＭＩＴ）と５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＣＭＩＴ）は，いずれも古くから用いられているイソチアゾ ロン系の抗微生物剤で，両者の構造的な相違は５位の塩素の有無のみである。ＭＩＴはバクテリアに対しては良好な活性を示すが，Aspergillus niger な どの真菌類（カビ）に対する活性は小さく，そのＭＩＣはバクテリアに対するＭＩＣの５０～１００倍程度になる。一方，ＣＭＩＴは非常に広いスペクトルをも ち，バクテリアから真菌類（カビ），そして藻類に対しても高い抗微生物活性を有する。一般的に，ＣＭＩＴの抗微生物活性はＭＩＴに比較して４００－５００ 倍とされている。
ＣＭＩＴほど広いスペクトル（広範囲の微生物に対する効果）を有する抗微生物剤はなく，それゆえＣＭＩＴは何年もの間，多くの物質，とくに塗料に加工される高分子エマルジョンに使用される保存剤として標準的なものであった。
通常の工業的生産過程においては，まず，ＣＭＩＴ：ＭＩＴ＝３：１の混合物が得られる。しかし，ＭＩＴがアレルギーや過敏性等の問題が極めて低い安全な殺菌剤であるのに対し，ＣＭＩＴは塩素を含み，アレルギー反応や過敏反応を引き起こす。ま た，多くの国々では，産業排水中のＡＯＸ値（有機塩素の濃度等）に法的な規制を設けており，ＣＭＩＴを含む製品は特定の表示が求められている。ＣＭＩＴは 優れた抗微生物剤であるが，こうした問題のため，その含有量を減らすことが望まれ，ＭＩＴを主成分としてわずかなＣＭＩＴを含む製品である 「Ｋｏｒｄｅｋ（コーデック）」が開発された（４７重量％のＭＩＴと０．３７重量％のＣＭＩＴを含む）。Ｋｏｒｄｅｋは，多くの場合良好な結果を示した が，その抗菌効果の大半はＣＭＩＴによるものであった。ＣＭＩＴは，ＭＩＴに比較して格段に高い抗菌活性を有し，わずか１．２％存在する（ＭＩＴ９８．８％中）だけでも高い相乗的効果を発揮するからである。ＣＭＩＴは，安全性や環境面から減量が望まれるものの，その広範なスペクトルと強力な抗微生物活性から，生物致死性組成物にとって必要な存在であった。
本件発明は，単独での抗微生物活性はあまり高くないＭＩＴと１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（ＢＩＴ）を組み合わせることで，その相乗効果に より，広い抗菌スペクトルと高い抗菌活性を達成した点に第一の特徴がある。ＭＩＴは真菌類（カビ）に対する効果は小さく，ＢＩＴも，ある種のものを除い て，真菌類に対する効果は小さい。しかし，ＭＩＴとＢＩＴを同時に使用すると，それぞれ単独では効果のない真菌類（カビ）に対しても良好な抗微生物効果を 示し，ＣＭＩＴに匹敵する高い抗微生物活性と広いスペクトル（広範囲の微生物に対する効果）を有するようになる。ＭＩＴとＢＩＴの相乗効果によって，当時 一般的であった“ＣＭＩＴを含むＭＩＴ”から，その抗微生物活性を維持したままＣＭＩＴを除去することが可能になった。本件発明は，ＣＭＩＴを含まないこ とにより，ＣＭＩＴに起因する人体や環境に対する悪影響を排除した。
本件優先日当時，“ＣＭＩＴを含まないＭＩＴ”やその製造方法は公知であったが，製品としての“５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＣＭＩＴ）を含まない２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＭＩＴ）”は市販されておらず，単にＭＩＴと言えば，それは通常“ＣＭＩＴを含むＭＩＴ”を意味するものであった。「５－ クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」との要件は，こうした本件優先日当時一般に用いられていた“ＣＭＩＴを含むＭＩＴ”と区別するた めに加えられた記載である。それゆえ，単にＭＩＴとしか記載されていない甲１発明は，「ＣＭＩＴを含まない」という要件によって，本件発明と形式的に区別 される。
また，「ＣＭＩＴを含まない」とは，「実質的にＣＭＩＴを含まない」ことであり，それは「微生物学的に活性な量のＣＭＩＴを含まない」ことを意味する。そして，この要件によって，本件発明と甲１発明は実質的にも区別される。すなわち，甲１発明のＭＩＴは，ＣＭＩＴの存在を裏付ける防カビ効果（Aspergillus nigerに対する効果）によって本件発明と明確に区別される。
したがって，不可避的に存在するＣＭＩＴの「含有量」を具体的に明らかにしなくても，本件発明と甲１発明を区別することは可能であり，本件発明の新規性を否定することはできないから，本件発明の新規性を否定した審決の判断には誤りがある。
(2) 取消事由２（相違点（カ）に係る新規性判断の誤り）
・・・。
▼２ 被告の反論
(1) 取消事由１に対し本件明細書には，「実質的にＣＭＩＴを含まない」とはどの程度のＣＭＩＴ量を含まないことを意味するのか，あるいは，「実質的にＣＭＩＴを含まないＭＩＴ」をどのように得るかについて記載がなく，かつ，本件発明１に対応した実施例は，単なるＭＩＴとＢＩＴの組み合わせを開示するにすぎない。
本件発明１に対応するＭＩＴとＢＩＴからなる実施例は，優先基礎明細書の時点から記載されてはいるが，当該優先基礎明細書には，「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成についての記載はなく，ＣＭＩＴを含ないとの点は，発明の解決すべき課題ではなかった。
甲１にもＭＩＴとＢＩＴの組み合わせからなる組成物が記載されており，甲１発明を解釈するに当たり，本件発明１と同様，優先日時点における当業者の技術常識が参酌されるべきであるから，本件発明１と甲１発明とを区別するべき根拠はない。
(2) 取 消事由２ないし６に対し原告は，本件発明２ないし７，１８に関して，取消事由２ないし６を主張するが，その内容は，すべて，取消事由１と同様である。そう すると，取消事由１に理由がないことは，上記（１）で述べたとおりであるから，取消事由２～６も同様の理由により理由がない。
(3) 以上によれば，審決を取り消すべき理由はない。
◆ 第４ 当裁判所の判断当裁判所は，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，「ＣＭＩＴ（５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン）を含まない」と の技術的構成により限定される旨の記載がされているのに対し，甲１には，ＣＭＩＴが含有されたことによる問題点（解決課題）及び解決手段等の言及は一切な く，したがって「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないにもかかわらず，審決が，本 件発明１は甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）とした判断には，少なくとも，新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがあると解する。
その理由は，以下のとおりである。
特 許法２９条１項は，特許出願前に，公知の発明，公然実施された発明，刊行物に記載された発明を除いて，特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る 発明（当該発明）は，出願前に，公知，公然実施，刊行物に記載された発明であることが認められない限り（立証されない限り），特許されるべきであるとする のが同項の趣旨である。
当 該発明と出願前に公知の発明等（以下「公知発明」という場合がある。）を対比して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを 充足する発明である場合には，当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない（当該発明は新規性を有しない。）。これに対して，公知発明が，当 該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には，当該発明は特許を受けることができる（当該発明は新規性を有す る。）。ただし，後者の場合には，公知発明が，「一部の構成要件」のみを充足し，「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは，広範な技 術的範囲を包含することになるため，論理的には，当該発明を排除していないことになる。したがって，例えば，公知発明の内容を説明する刊行物の記載につい て，推測ないし類推することによって，「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されているとした上で，当該発明の構成要件のすべてを充足 する」との結論を導く余地がないわけではない。しかし，刊行物の記載ないし説明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に，そのような推測，類推をすることによってはじめて，構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は，特許法２９条１項所定の文献に記載された発明ということはできない。仮に，そのような場合について，同法２９条１項に該当するとするならば，発明を適切に保護することが著しく困難となり，特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになるからである。上記の場合は，進歩性その他の特許要件の充足性の有無により特許されるべきか否かが検討されるべきである。
上記の観点から，新規性を否定した審決の当否を検討する。
▼１ 事実認定
（1）本件明細書の記載等
ア 特許請求の範囲の記載本件明細書の特許請求の範囲（請求項１）の記載は，「少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチ アゾリン－３－オン（ＭＩＴ）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾ イソチアゾリン－３－オン（ＢＩＴ）を含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（ＣＭＩＴ）を含まないことを特徴とする生物致死性組成 物。」である。
イ 発明の詳細な説明の記載本件明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある（甲４５）。
【発 明の詳細な説明】【０００１】本発明は，有害な微生物に影響を与えられるものへの付加剤としての生物致死性組成物に関するものである。より詳細には，本発 明は，相乗的に相互作用する少なくとも２つの活性な殺生物性物質を有する生物致死性組成物に関するものであり，該活性な物質のうちの１つが２－メチルイソ チアゾリン－３－オンであることを特徴とするものである。
【０００２】 生物致死性剤は多くの分野で用いられており，たとえば，有害なバクテリア，真菌類，または藻類を抑制するために使用される。そのような組成物中における ４－イソチアゾリン－３－オン類（３－イソチアゾロン類と呼ばれることもある）の使用は，これらの物質が非常に効果的な生物致死性合物を含んでいるため， かなり以前から知られている。
【０００３】 これらの化合物のうちの１つが５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンである。この化合物は確かに優れた殺菌活性を示すが，その一方で，この化合 物を実際に取り扱う際には様々な欠点を抱えている。たとえば，この化合物は，使用者にアレルギーを引き起こすことが多い。また，多くの国々では，産業排水 中のＡＯＸ値に法的な規制を設けており，そこでは，活性炭素に吸着され得る有機性の塩素，臭素，およびヨウ素化合物が水中に特定濃度以上に存在していては ならない。この規制が，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンの広範な使用を妨げている。さらに，この化合物は，特定の状況下，たとえば，ｐＨ 値が高かったり，求核試薬または還元剤の存在下において，充分な安定性をもっていない。
【０００４】 殺菌活性を有する別な既知のイソチアゾリン－３－オンは，２－メチルイソチアゾリン－３－オンである。この化合物を代替的に使用することにより，５－クロ ロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンの様々な欠点，たとえばアレルギーのハイリスクを回避できるのは事実であるが，この化合物の殺菌活性はかなり低 い。したがって，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを単に２－メチルイソチアゾリン－３－オンで置換するのは不可能である。
【０００９】 本発明の目的は，その成分が相乗的に相互作用し，これにより，同時に使用すると，成分を個々に使用した場合に必要な濃度に比べ，それよりも低い濃度で使用 することができる点において改善がされた生物致死性組成物を提供することである。したがって，ヒトおよび環境が被曝して汚染される程度が減少し，また，有 害な微生物を抑制するのに必要な経費も削減される。
【００１０】 この目的は，少なくとも２つの活性な殺生物性物質を有し，そのうちの１つが２－メチルイソチアゾリン－３－オンである本発明の生物致死性組成物により達成 される。本組成物は，より活性な殺生物性物質として１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オンを含み，５－クロロ－２－メチル－イソチアゾリン－３－オンを 含有する生物致死性組成物を除外している点に特徴を有するものである。
【００１１】 本発明の生物致死性組成物は，たとえば５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンのように，これまで実際に用いられているが，健康や環境に関して不 利益を被る活性な物質に取って代わることができるという利点を有している。さらに，本発明の生物致死性組成物は，必要な場合，好ましい媒体として水により 生成することができる。したがって，乳化剤，有機溶媒，および／または安定剤の付加を必要としない。そのうえ，本発明によれば，たとえば，殺生物活性の増 強，微生物で汚染される物質の長期保護能力の改善，保護すべき物質との適合性の改善，または毒性学的あるいは生態毒性学的ふるまいの改善などの観点から， より活性物質を付加することにより，本組成物を特定の目標に合わせることもできる。
【００２１】２－メチルイソチアゾリン－３－オンおよび１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オンは既知の物質である。２－メチルイソチアゾリン－３－オンは，たとえば，米国特許第５４６６８１８号にしたがって作製することができる。この方法で得た反応生成物を，たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。
【００９５】実施例１１微生物，Aspergillus niger に対する，２つの活性物質，ＭＩＴとＢＩＴの相乗作用が実施例１と同様に示されている。
【００９７】以下の表ＸIII は，試験した生物致死性組成物のＭＩＣ値を示している。ＭＩＴを単独で使用した場合のＭＩＣ値は７５０ｐｐｍであり，ＢＩＴを単独で使用した場合のＭＩＣ値は１００ｐｐｍであった。
（2）甲１の記載等甲１発明に係る明細書（甲１）には，以下の記載がある。
【０００１】 【産業上の利用分野】本発明は，予めかぶらされていない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤を利用して直接にポジカラー画像を得るハロゲン化銀直接ポジカラー感光 材料の処理方法に関する。・・・【０００２】【従来の技術】反転処理工程やネガフィルムを用いず，直接にポジカラー画像を得る写真法として，予めかぶらさ れていない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤を有するハロゲン化銀直接ポジカラー感光材料を，像様露光後，カブリ処理を施したか，又はカブリ処理を施しながら， 表面現像を行なう方法が知られている。この予めかぶらされていない内部潜像型ハロゲン化銀乳剤とは，ハロゲン化銀粒子の主として内部に感光核を有し，露光 によって粒子内部に主として潜像が形成されるタイプのものである。
・・・。
【０００８】 【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討の結果，本発明の目的は，以下の方法により達成されることを見いだした。支持体上に，少なくとも１層の 予めかぶらされていない内部潜像型ハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤と色素形成カプラーを含む感光層が設けられてなる直接ポジカラー写真感光材 料を発色現像液で処理する方法において，該感光材料の支持体上の少なくとも一層に下記一般式（判決注：一般式は省略。以下同じ）（１），（２）又は（３）
で表される化合物の少なくとも１種を含有し，該発色現像液が下記一般式（４），
（５）又は（６）で表される化合物の少なくとも一種と亜硫酸化合物を０．０５モル／リットル含有することを特徴とする直接ポジカラー写真感光材料の処理方法。
【００２５】・・・一般式（１）で示される化合物の具体例としては，下記の例示化合物が挙げられる。
【００２９】 上記一般式（１）で示される化合物は，一部市販されているものもあり，容易に入手することができる。上記例示化合物のうち好ましい化合物としては， （１－１），（１－２），（１－３），（１－４）及び（１－５）である。前記一般式（２）及び（３）で示される化合物の具体例を以下に示すがこれらに限定 されない。
【００３０】 （２－１）２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン（２－２）５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン（２－３）２－メチル－５－フェニ ル－４－イソチアゾリン－３－オン（２－４）４－ブロモ－５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン（２－５）２－ヒドロキシメチル－４－イ ソチアゾリン－３－オン（２－６）２－（２－エトキシエチル）－４－イソチアゾリン－３－オン（２－７）２－（Ｎ－メチル－カルバモイル）－４－イソチア ゾリン－３－オン（２－８）５－ブロモメチル－２－（Ｎ－ジクロロフェニル－カルバモイル）－４－イソチアゾリン－３－オン（２－９）５－クロロ －２－（２－フェニルエチル）－４－イソチアゾリン－３－オン（２－１０）４－メチル－２－（３，４－ジクロロフェニル）－４－イソチアゾリン－３－オン 【００３１】（３－１）１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（３－２）２－（２－ブロモエチル）－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン （３－３）２－メチル－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（３－４）２－エチル－５－ニトロ－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン （３－５）２－ベンジル－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（３－６）２－クロロ－１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン【００３２】これらの例 示化合物は，米国特許第２，７６７，１７２号，米国特許第２，７６７，１７３号，米国特許第２，７６７，１７４号，米国特許第２，８７０，０１５号，英国 特許第３４８，１３０号，フランス国特許第１，５５５，４１６号等に合成方法及び他の分野への適応例が記載されている。上記本発明に用いられる一般式 （１），（２）及び（３）の化合物は，本発明のハロゲン化銀カラー写真感光材料のバインダーとして用いられる親水性コロイド１kg 当り０．０５ｇ～５０ｇ使用することが好ましく，特に好ましくは０．１ｇ～１０ｇである。（判決注：（２－１）はＭＩＴ，（２－２）はＣＭＩＴ，（３－１）はＢＩＴ）
・・・。
▼２ 判断
（1） 本件発明１の「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件により，技術的範囲を限定したことの意義について本件発明１に係る特許請求の範囲の記載によれば，本件発 明１は，概要，①「ＭＩＴ，ＢＩＴを含む」，②「ＣＭＩＴを含まない」，③「病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物」との各構 成要件によって限定された技術的範囲からなる発明である。
そして，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件によって，その技術的範囲に限定を加えた趣旨については，発明の詳細な説明欄の記載によれば，ＣＭＩＴは，バクテリア，真菌類（カビ）及び藻類に対して，高い抗微生物活性を有するという利点があるが，他方，アレルギー反応等人体に悪影響を引き起こし，産業排水中のＡＯＸ値（有機塩素等の濃度）を高めるため，産業排水規制の観点から，その使用が望まれない等の欠点があったため，そのような課題に対する解決方法として，ＭＩＴとＢＩＴを同時に使用して，各成分を個々に使用した場合に必要な濃度に比べ，低い濃度で使用しても抗微生物効果を発揮させることができるようにし，かつ「ＣＭＩＴを含まない」との限定をすることにより，課題解決に至った趣旨の説明がされている。
上記のとおりであるから，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を付加することにより，その技術的範囲を限定した趣旨は明確であり，また，特許請求の範囲に記載された「ＣＭＩＴを含まない」との文言の意義も不明瞭な点はない。
（2）甲１発明の内容について
ア これに対して，甲１には，以下の技術が記載されている。すなわち，①直接ポジカラー写真を得る方法において，感光材料中に，公知の防腐剤・防黴剤を配合 し，現像液の成分を工夫することにより，感光材料の防菌・防黴対策と，写真の性能低下防止を達成することを解決課題としていること，②その課題解決手段と して，カラー写真感光材料を発色現像液で処理する方法において，一般式（１）ないし（３）で表される防菌剤，防黴剤の少なくとも１種を感光材料の支持体上 の少なくとも一層に包含させること（判決注：防菌・防黴効果を有するものとして例が示された化合物の組み合わせは，１４００種類を超える。），該発色現像 液が一般式（４）ないし（６）で表される化合物の少なくとも一種，及び亜硫酸化合物を含有することを特徴とする直接ポジカラー写真感光材料が示されている こと，③組合せの対象とされる化合物群（２）中には，ＭＩＴ（２－１）のみならずＣＭＩＴ（２－２）も挙げられており，また，化合物群（３）中には ＢＩＴ（３－１）が挙げられていること，④実施例１には，ＭＩＴとＢＩＴを組み合わせた例が示され，【表１】に記載された No.１０７ の試料は，ゼラチンを親水性コロイドの成分として含有する写真感光材料であって，ゼラチン１ｋｇ当たり，ＭＩＴを０．５ｇ及びＢＩＴを０．５ｇの割合で含 有するものが示されている（段落【０００１】ないし【０００８】，【００２９】ないし【００３１】，【０１３１】）。
しかし，甲１及びその引用文献には，防菌・防黴剤の組成物として用いられるＭＩＴについて，「ＣＭＩＴを含まない」ことについては言及がなく，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる欠点に関する指摘もない。したがって，甲１において，ＣＭＩＴが含まれることによる欠点を回避するという技術思想は示されていない。
甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはなく，甲１には，「ＣＭＩＴを含む発明」との包括的な概念を有する発明が記載されていると認識するものと解される。
イ もっとも，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例（試料No.１０７を用いる例）が示されている。そこで，この点について検討する。
甲 １には，甲１に係る発明において用いるＭＩＴ等について，「これらの例示化合物は，米国特許第２，７６７，１７２号，米国特許第２，７６７，１７３号，米 国特許第２，７６７，１７４号，米国特許第２，８７０，０１５号，英国特許第３４８，１３０号，フランス国特許第１，５５５，４１６号等に合成方法及び他 の分野への適応例が記載されている。」と記載されているが，その他製造方法等を限定するような記載はない。また，米国特許第５，４６６，８１８号（甲 ４０）に記載の方法によれば，「ＭＩＴにＣＭＩＴが０．４／９８＝１／２４５未満含まれている」こと，及び「実質的に純粋なＭＩＴ」を得ることは不可能で ないことが示され，さらに，甲１が引用するフランス国特許第１，５５５，４１６号（甲２０）において，引用された甲２４には，ＭＩＴの製造方法が記載され ており，同方法によれば，ＣＭＩＴを生成しない方法が存在することも認められる。
しかし，甲１に上記の記載があったとしても，上記アで認定したとおり，甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはないというべきである。
すなわち，
①甲１発明には，上記のとおり，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は，全くされていないこと，
②のみならず，甲１発明では，ＣＭＩＴが一般式（２）で示される化合物の具体例（２－２）として記載されていること，
③本件優先日において，当業者が利用可能なＭＩＴとしては，ＣＭＩＴとの混合物しか市販されていなかったこと（甲７，甲３４ないし３９，乙６），
④甲１の表２に示される実施例として用いられたＭＩＴにＣＭＩＴが含まれるか否かを，原告において追試により確認した結果によれば，実施例は，純粋なＭＩＴからなるものではなく，むしろＭＩＴにＣＭＩＴが含まれたものであると推測されること（甲２５，２８，４２，４３），
⑤ 甲１の出願人と同一の出願人の特許出願に係る明細書において，「ＭＩＴの合成法では，ＣＭＩＴの生成が避けられず，仕方なくこれまで両者の混合物を使用し てきた」，「ＭＩＴを単一に得ることは難しく，製造コストの点からわざわざ分離してまで使用することはしなかったからである。」（甲４６，平成１６年３月 出願）などの記述があり，本件発明の出願日（優先日）当時においても，一般に，上記明細書に記述されていたとおりの認識がされていたと推認されること等の 諸事実を総合すれば，当業者であれば，甲１発明において使用されるＭＩＴは，当然にＣＭＩＴを含有するものであり，製造コストをかけて，ＣＭＩＴを除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。
そうすると，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例が示されていたとしてもなお，同実施例の記載から直ちに，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を充足する発明が記載，開示されていると認定することはできない。
ウ なお，審決は，本件明細書において，①ＭＩＴを作成することができるとして引用された米国特許第５，４６６，８１８号明細書（甲４０）によれば，ＭＩＴ は，ＣＭＩＴとＭＩＴとの混合物を分離することによって得られるものであって，ＭＩＴ中のＣＭＩＴが１／２４５未満含まれているものは，実質的に純粋な ＭＩＴであるとしていること，②本件明細書に「この方法で得た反応生成物を，たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。」【００２１】との記載 を指摘して，カラムクロマトグラフィーによる精製でも特定の物質を完全に除去することはできないことは当業者の常識であるから，本件発明において， 「ＣＭＩＴを含まない」とは「ＣＭＩＴが僅かな量を含んだものを許容する」趣旨であると解釈した上，本件発明におけるＣＭＩＴの含有量と甲１発明における ＣＭＩＴの含有量の差異が明らかにされなければ，相違点ウは，実質的に相違しないと判断している。
しかし，「両者の含有量の差違が明らかにされなければ」差違があるものとすることはできないとの点につき，本件発明１が甲１発明であること（すなわち，本件発明１が新規性を有しないこと）を根拠付ける事実は，審判請求人（被告）において，その事実が存在することの主張，立証を負担すべきであるから，審決の判断は，その点において失当である。
▼３ 小括
(1) 取消事由１について以上のとおり，甲１には，ＣＭＩＴが含有されたことによる問題点（解決課題）及 び解決手段等の言及は一切なく，したがって「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていない から，審決が，本件発明１は，甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）と判断した点は，その限りにおいて誤りがある。
(2) 取消事由２ないし６について
・・・。
▼４ 結論
以上によれば，原告の主張は理由があり，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 池下朗 裁判官 武宮英子
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