＜判決紹介＞
平成25年(行ケ)第10058号 審決取消請求事件
■コメント
訂正で入ったメカニズム剤（ヒト結膜肥満細胞安定化剤）の進歩性が争点。 主引例甲1には医薬用途（アレルギー性結膜炎）が記載されていて、甲4にはメカニズムが記載されていた。
審決は甲1 + 甲4からは動機付けがない（進歩性あり）と判断したが、裁判所は甲1 + 甲4に接した当業者は「作用を有することを確認する動機付けがある」（進歩性なし）と判断した。 その他、訂正要件も判断された。 維持審決取消。 ☆☆☆☆
対応医薬品はパタノール点眼液0.1％（オロパタジン塩酸塩）。 効能・効果はアレルギー性結膜炎。 後発品は現時点で発売されていない。
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■抜粋
・平成25年(行ケ)第10058号 審決取消請求事件
・平成26年7月30日判決言渡、知的財産高等裁判所第4部
・原告: X
・被告: アルコン リサーチ，リミテッド、協和発酵キリン株式会社
・特許: 特許3068858
・請求項1（登録時）:
アレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼科用組成物であって，治療的有効量の11-（3-ジメチルアミノプロピリデン）-6，11-ジヒドロジベンズ[b，e]オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，組成物。
・請求項1（訂正）:
ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な，点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって，治療的有効量の11-（3-ジメチルアミノプロピリデン）-6，11-ジヒドロジベンズ[b，e]オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する，ヒト結膜肥満細胞安定化剤。
・概要
主文
1 特許庁が無効2011-800018号事件について平成25年1 月22日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を3 0日と定める。
事実及び理由
第１ 請求
主文第１項と同旨
第2 事案の概要
･･･。
第3 当事者の主張
1 原告の主張
･･･。
(2) 取消事由2（訂正要件の判断の誤り）
･･･。
次に，設定登録時の請求項1における「医薬用途」は，「アレルギー性眼疾患を処置するための」という文言で特定されており，訂正事項1により追加された「ヒト結膜肥満細胞安定化」は，単に「11-（3-ジメチルアミノプロピリデン）-6，11-ジヒドロジベンズ[b，e]オキセピン-2-酢酸」（以下「化合物A」という場合がある。）についての性質又は作用機序を発見したものにすぎず，「医薬用途の発明」を構成するものと評価することができない。また，製薬メーカーや医師等は，「アレルギー性眼疾患を処置するための」用途として化合物Aを含有する点眼液を製造し処方するのであって，「ヒト結膜肥満細胞安定化のための」用途として化合物Aを含有する点眼液を製造し処方するわけではない。
そうすると，「眼科用組成物」を「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と訂正する訂正事項1は，訂正前後の医薬用途が同一であり，訂正によって「医薬用途の発明」の技術的範囲を何ら変更するものではないから，「限定」に該当せず，特許請求の範囲の減縮に当たらない。
(3) 取消事由3（甲1を主引例とする進歩性の判断の誤り）
本件審決は，①甲1には，KW-4679，すなわち，化合物AのZ体の塩酸塩では，モルモットの結膜肥満細胞は安定化されないことが示されており，そのような否定的な甲1の記載は，当業者にとって，ヒト結膜肥満細胞に対しては化合物Aは安定化を示すものであることを示唆するものではないし，また，そのようなモルモットにおける否定的な結果を，ヒトにおける有効性を示唆するものとして解するような，本件特許の優先日時点の技術常識も見当たらないから，本件訂正発明1及び2における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲1に記載のものから動機付けられたものとはいえない，②甲4には，甲4でいう「化合物20」すなわち化合物Aを含む化合物（I）についてのラットにおける，homologousPCA（同族受動皮膚アナフィラキシー）の試験により，PCA抑制作用が示されたことが記載されているが，肥満細胞からのヒスタミン等のオーコタイドの遊離の抑制を評価するものではなく，肥満細胞安定化を評価するものではない，さらに，「48時間homologousPCA」の試験結果を受けて，「PCA抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」るとの記載があるが，この記載は，推測を記載したものであり，実際に試験をして確認したものとは解されないし，甲4記載の「48時間homologousPCA」の試験は，ラットの皮膚において実施したものであるから，「肥満細胞の不均一性」についての技術常識を考慮すれば，ラット皮膚の試験系についての甲4の当該記載は，「ヒト結膜」に対する肥満細胞安定化効果を何ら示唆するものではなく，甲4及び技術常識を考慮したとしても，甲1及び甲4のいずれにも，「ヒト結膜肥満細胞安定化」の点は記載も示唆もないから，本件訂正発明1及び2における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲1及び甲4からは動機付けられたものとはいえないとして，甲1を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由2は，理由がない旨判断したが，以下のとおり，本件審決の判断は誤りである。
ア 技術常識の認定の誤り
･･･。
第4 当裁判所の判断
･･･。
2 取消事由2（訂正要件の判断の誤り）について
･･･。
(イ) 次に，原告は，訂正事項1により追加された「ヒト結膜肥満細胞安定化」は，単に化合物Aについての性質又は作用機序を発見したものにすぎず，本件訂正の前後で「アレルギー性眼疾患を処置するための」という医薬用途に変更はないから，特許請求の範囲の減縮に当たらない旨主張する。
しかしながら，訂正事項1により，設定登録時の請求項1の「眼科用組成物」は「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」に訂正され，前記アのとおり，「眼科用組成物」の範囲が限定されたのであるから，単に化合物Aについての性質又は作用機序を発見したものということはできないし，また，訂正事項1によって，「アレルギー性眼疾患を処置するための」という医薬用途ととともに，「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」という医薬用途の限定が付加されたものであるから，原告の上記主張は採用することができない。
(3) まとめ
以上によれば，本件審決における訂正要件の判断の誤りをいう原告主張の取消事由2は理由がない。
3 取消事由3（甲1を主引例とする進歩性の判断の誤り）について
･･･。
(4) 本件訂正発明1及び2の容易想到性の判断について原告は，本件審決が，本件訂正発明1及び2における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲1及び甲4に記載のものからは動機付けられたものとはいえないとして，甲1を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由2は理由がないと判断したのに対し，本件特許の優先日当時，種や部位が相違する実験結果であっても，肥満細胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制効果をある程度予測できることが技術常識であったこと，甲4には，「化合物20」（化合物A）を含む「化合物（I）」についてのラットにおけるPCA試験の評価結果から「皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくもの」と推論できることが記載されており，この記載は，化合物Aがヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離抑制作用を奏することを示唆するものであること，本件特許の優先日当時，「ヒトの結膜肥満細胞を用いた実験系」は公知であったこと（甲209）を総合すれば，甲1及び甲4に接した当業者であれば，甲1記載の「KW-4679」（化合物Aのシス体の塩酸塩）をヒト結膜肥満細胞安定化剤として適用することを試みる動機付けがあり，本件訂正発明1及び2を容易に想到することができたから，本件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 容易想到性について
(ア) 甲1には，アレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679（化合物Aのシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼剤が記載され，また，甲1には，モルモットに抗原誘発及びヒスタミン誘発したアレルギー性結膜炎に対する各種抗アレルギー薬の影響を検討した結果，KW-4679の点眼は，10及び100ng/μlの濃度で，抗原誘発したアレルギー性結膜炎症に有意な抑制作用を示したこと，及び抗原誘発結膜炎よりもヒスタミン誘発結膜炎に対してより強力な抑制効果を示したことが記載されていることは，前記(1)イ認定のとおりである。
そして，前記(3)イ(イ)認定のとおり，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，ヒトのアレルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット，モルモットの動物結膜炎モデルが作製され，点眼効果等の薬剤の効果判定に用いられていたこと，本件特許の優先日当時販売されていたヒトにおける抗アレルギー点眼剤の添付文書（「薬効・薬理」欄）には，各有効成分がラット，モルモットの動物結膜炎モデルにおいて結膜炎抑制作用を示したことや，ラットの腹腔肥満細胞等からのヒスタミン等の化学伝達物質の遊離抑制作用を示したことが記載されていたことからすると，甲1に接した当業者は，甲1には，KW-4679が「ヒト」の結膜肥満細胞に対してどのように作用するかについての記載はないものの，甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあるものと認められる。
(イ) そして，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質（ケミカルメディエーター）に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認することが一般的に行われていたことは，前記(3)イ(ア)認定のとおりであるから，当業者は，甲1記載のKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに際し，KW-4679が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するものといえる。
加えて，前記(2)イ認定のとおり，甲4には，化合物20（「化合物A」に相当）を含む一般式で表される化合物（I）及びその薬理上許容される塩のPCA抑制作用について，「PCA抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」るとの記載がある。この記載は，ヒスタミン遊離抑制作用を確認した実験に基づく記載ではないものの，化合物20（「化合物A」に相当）を含む一般式で表される化合物（I）の薬理作用の一つとして肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーター（化学伝達物質）の遊離抑制作用があることの仮説を述べるものであり，その仮説を検証するために，化合物Aについて肥満細胞からのヒスタミンなどの遊離抑制作用があるかどうかを確認する動機付けとなるものといえる。
そうすると，甲1及び甲4に接した当業者においては，甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに当たり，KW-4679が，ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有するかどうかを確認するとともに，ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けがあるものと認められる。
もっとも，甲1には，モルモットにおける「3.結膜からのヒスタミン遊離に対する作用」に関する「実験成績」として「KW-4679の効果は有意ではなかった」，「4.涙液中のヒスタミン含量に対する作用」に関する「実験成績」として「KW-4679は，有意な効果を示さなかった」（･･･は主としてこれらの薬物が有する抗ヒスタミン作用により抗原抗体反応による結膜炎を抑制したのではないかと考えられる」，「抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離に対する各薬物の効果を検討したところ…KW-4679･･･の記載は，甲1におけるモルモットの動物結膜炎モデルにおける実験では，KW-4679は，結膜からのヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったことを示すものといえる。
しかしながら，上記のとおり，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質（ケミカルメディエーター）に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認することが一般的に行われており，甲1記載のKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに際し，当業者は，KW-4679が上記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するものといえること，さらには，前記(3)ウ(ア)認定のとおり，本件特許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は，肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測することができないというのが技術常識であったことに鑑みると，甲1に，モルモットの動物結膜炎モデルにおける実験においてKW-4679がヒスタミン遊離抑制作用を有さなかったことが記載されていることは，KW-4679がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けを否定する事由にはならないものと認められる。
(ウ) 以上によれば，甲1及び甲4に接した当業者は，甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり，その適用を試みる際に，KW-4679が，ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに，ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきであるから，KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（「ヒト結膜肥満細胞安定化」作用）を有することを確認し，「ヒト結膜肥満安定化剤」の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。
したがって，本件訂正発明1及び2における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲1及び甲4に記載のものからは動機付けられたものとはいえないとして，甲1を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由2は理由がないとした本件審決の判断は，誤りである。
･･･。
(5)まとめ
以上によれば，本件審決における甲1を主引例とする進歩性欠如の無効理由2の判断の誤りをいう原告主張の取消事由3は，理由がある。
4 結論
以上の次第であるから，原告主張の取消事由1及び2は理由がないが，原告主張の取消事由3は理由があるから，その余の取消事由について判断するまでもなく，本件審決は取り消されるべきである。
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