経皮吸収製剤（物）の特許において、使用方法を除くクレームが減縮に該当しないと判断された事例

＜判決紹介＞
平成26年(行ケ)第10204号審決取消請求事件

■コメント
除くクレーム系ではまぁまぁ重要判決。本件特許は経皮吸収製剤（物）の特許。被告は特定の使用方法を除くように訂正をしたが、裁判所は訂正発明が技術的に明確とはいえないので、減縮に該当せず、訂正は認められないと判断した。審決取消。 ☆☆☆

■抜粋
・平成26年(行ケ)第10204号審決取消請求事件
・平成27年3月11日判決言渡、知的財産高等裁判所第3部
・原告: コスメディ製薬株式会社
・被告: 株式会社バイオセレンタック
・特許: 特許4913030
・請求項1（下線部は訂正箇所）:
水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と，該基剤に保持された目的物質とを有し，皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって，
前記高分子物質は，コンドロイチン硫酸ナトリウム，ヒアルロン酸，グリコーゲン，デキストラン，キトサン，プルラン，血清アルブミン，血清α酸性糖タンパク質，及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少なくとも1つの物質（但し，デキストランのみからなる物質は除く）であり，
尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される，経皮吸収製剤（但し，目的物質が医療用針内に設けられたチャンバに封止されるか，あるいは縦孔に収容されることによって基剤に保持されている経皮吸収製剤，及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く）。
・概要
主文
1 特許庁が無効2012-800073号事件について平成26年8月12日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
･･･。
第5 当裁判所の判断
当裁判所は，取消事由1（本件訂正を認めた判断の誤り）は理由があり，審決は違法であって，取消しを免れないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1（本件訂正を認めた判断の誤り）について
原告は，本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，訂正事項3が特許請求の範囲の減縮に該当するというためには，訂正前の特許請求の範囲から，一定の構成・態様の経皮吸収製剤を除外するものでなければならないのに，訂正事項3は，経皮吸収製剤という医療用針の使用方法を限定したものにすぎず，一定の構成・態様の経皮吸収製剤を除外するものではないから，特許請求の範囲の減縮には該当しないと主張する（前記第3の1(1)）ので，以下，検討する。
特許法134条の2第1項ただし書は，特許無効審判における訂正は，特許請求の範囲の減縮（1号），誤記又は誤訳の訂正（2号），明瞭でない記載の釈明（3号），他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること（4号）を目的とする場合に限って許容される旨を定めているところ，訂正が特許請求の範囲の減縮（1号）を目的とするものということができるためには，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるというべきである。
これを訂正事項3について見ると，訂正事項3は，訂正前の特許請求の範囲の請求項1に「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを，「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤（但し，・・・及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く）」に訂正するものである。
そうすると，本件発明は，「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件訂正発明も，「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であることが必要であり，そのためには，訂正事項3によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であること，言い換えれば，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要というべきである。
しかし，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によっても，経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得るものである。また，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によるか否かによって，経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるというものでもない。
したがって，上記の「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様は，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえない。
以上のとおり，訂正事項3によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」は，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であるとはいえない。
そうすると，訂正事項3による訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は，技術的に明確であるとはいえないから，訂正事項3は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。

(2) 被告は，訂正事項3は，乙5に記載の薬18や本件明細書の図12の経皮吸収製剤111のように，物理的強度が，経皮吸収製剤保持用具を用いることなく皮膚へ挿入するのに十分でない，物理的強度の弱い経皮吸収製剤を除くものであるから，特許請求の範囲を減縮するものであることは明らかであると主張する（前記第4の1）。
しかし，訂正事項3の「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される」は，経皮吸収製剤の物理的強度には何ら言及するものではなく，単に，経皮吸収製剤保持用具を用いて皮膚に挿入されることをいうだけである。そして，経皮吸収製剤保持用具は，物理的強度が低く，単独では皮膚に挿入できないような経皮吸収製剤のみならず，十分な強度を有し，単独でも皮膚に挿入できる経皮吸収製剤についても用いることができるものである。そうすると，訂正事項3の上記記載をもって，経皮吸収製剤の物理的強度を限定するものであると認めることはできない。このことは，本件明細書（甲1）に，保持用具を用いることを経皮吸収製剤の強度と関連づけた記載がなく，保持用具を用いることの効果について「きわめて簡便かつ確実に皮膚に挿入することができる。」（【0050】）との記載があることとも矛盾しない。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(3) 以上のとおり，訂正事項3が特許請求の範囲の減縮に該当するとの審決の判断には誤りがある。そして，訂正事項3は，特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるから，同訂正事項を含む本件訂正は一体として許容されるべきものではない（最高裁判所昭和53年（行ツ）第27号，第28号同55年5月1日第一小法廷判決・民集34巻3号431頁参照）。
そうすると，本件特許に係る無効理由の有無は，本件発明について判断すべきであるところ，本件発明は甲7公報に記載された発明であって特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができないものであることは，確定した第1次審決取消判決の判示するところである。
したがって，本件訂正を認めた審決の判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすものであるから，原告主張の取消事由1は理由がある。
2 結論
以上によれば，その余の取消事由について判断するまでもなく，審決は違法であり取消しを免れない。
よって，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判決する。

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