■コメント： タキソールの対象疾患と投与量（包装された薬剤）を限定した特許について、サポート要件、新規性、進歩性が否定された事例。 無効審決維持。 ☆☆☆
＜サポート要件について＞
クレームの概要は下記の通り。
・クレーム１: 固形癌、白血病又は卵巣癌（約１３５ｍｇ／ｍ2～約２７５ｍｇ／ｍ2）
・クレーム２: 固形癌又は白血病（１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下）
・クレーム３: 卵巣癌（１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下）
本願実施例には「卵巣癌」の薬理データはあるが、「固形癌全般や白血病」の薬理データはない。
本願実施例には「卵巣癌」の薬理データはあるが、「固形癌全般や白血病」の薬理データはない。
また、「１３５と１７５ｍｇ／ｍ2」の薬理データはあるが、「１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下（請求項２及び３）」の薬理データはない。
裁判所は、「特許請求の範囲に記載された本件特許発明２及び３は，発明の詳細な説明に記載された発明であるということはできない」、「結局，本件特許発明１は，本件特許発明２及び３を包含する関係にあることになる。 そうであれば，本件特許発明２及び３が発明の詳細な説明に記載された発明であるということができない以上，これを包含する本件特許発明１も発明の詳細な説明に記載された発明であるということはできない。」と判示した。
＜新規性について＞
＜新規性について＞
引例には、臨床試験（フェイズⅡ）のデータが記載されていた。原告は「有効性及び安全性は未だ試験中であって，確立されていない」、「発明未完成」と主張したが、認められなかった。
▼ 平成１９年３月１日 知的財産高等裁判所
▼ 原告 ブリストル－マイヤーズスクイブカンパニー
▼ 被告 日本ケミカルリサーチ株式会社
▼ 請求項１ 固形癌，白血病または卵巣癌に罹患し，かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬されており，タキソールによる治療に伴う血液学的毒性を呈する恐れのある患者を治療するためのタキソールを含有する薬剤であって，約１３５ｍｇ／ｍ2～約２７５ｍｇ／ｍ2のタキソールが約３時間に渡り投与されるように，非経口投与用に包装された薬剤。
■平成１７年（行ケ）第１０８１８号審決取消請求事件
平成１９年３月１日判決言渡，平成１９年２月８日口頭弁論終結
判決
原告ブリストル－マイヤーズスクイブカンパニー
訴訟代理人弁護士阿部隆徳，弁理士青山葆，田村恭生，岩崎光隆，品川永敏
被告日本ケミカルリサーチ株式会社
訴訟代理人弁理士早坂巧，山本佳希
◆主文
原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
◆第１ 原告の求めた裁判
◆第１ 原告の求めた裁判
「特許庁が無効２００４－８０２１８号事件について平成１７年７月２８日にした審決を取り消す。」との判決。
◆第２ 事案の概要
◆第２ 事案の概要
本件は，特許を無効とした審決の取消しを求める事案であり，原告は無効とされた特許の特許権者，被告は無効審判の請求人である。
▼１特許庁における手続の経緯
(1)原告は，発明の名称を「タキソールを有効成分とする制癌剤」とする特許第２８４８７６０号（平成５年７月１５日に出願（パリ条約による優先権主張１９９２年（平成４年）８月３日米国），平成１０年１１月６日に設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
(2)被 告が本件特許について無効審判の請求をしたところ（無効２００４－８０２１８号事件として係属），特許庁は，平成１７年７月２８日，「特許第 ２８４８７６０号の請求項１～３に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，同年８月３日，その謄本を原告に送達した。
▼２特許請求の範囲の記載（平成１６年６月１０日訂正審決確定による訂正後のもの）
【請求項１】固形癌，白血病または卵巣癌に罹患し，かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬されており，タキソールによる治療に伴う血液学的毒性を呈する恐れのある患者を治療するためのタキソールを含有する薬剤であって，約１３５ｍｇ／ｍ2～約２７５ｍｇ／ｍ2のタキソールが約３時間に渡り投与されるように，非経口投与用に包装された薬剤。
【請求項２】該患者が固形癌または白血病に罹患し，かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬されており，タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下である，請求項１記載の薬剤。
▼１特許庁における手続の経緯
(1)原告は，発明の名称を「タキソールを有効成分とする制癌剤」とする特許第２８４８７６０号（平成５年７月１５日に出願（パリ条約による優先権主張１９９２年（平成４年）８月３日米国），平成１０年１１月６日に設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。
(2)被 告が本件特許について無効審判の請求をしたところ（無効２００４－８０２１８号事件として係属），特許庁は，平成１７年７月２８日，「特許第 ２８４８７６０号の請求項１～３に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，同年８月３日，その謄本を原告に送達した。
▼２特許請求の範囲の記載（平成１６年６月１０日訂正審決確定による訂正後のもの）
【請求項１】固形癌，白血病または卵巣癌に罹患し，かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬されており，タキソールによる治療に伴う血液学的毒性を呈する恐れのある患者を治療するためのタキソールを含有する薬剤であって，約１３５ｍｇ／ｍ2～約２７５ｍｇ／ｍ2のタキソールが約３時間に渡り投与されるように，非経口投与用に包装された薬剤。
【請求項２】該患者が固形癌または白血病に罹患し，かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬されており，タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下である，請求項１記載の薬剤。
【請求項３】該患者が卵巣癌に罹患し，かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬されており，タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下である，請求項１記載の薬剤。
▼３審決の理由の要点
審 決の理由は，以下のとおりであって，要するに，請求項１に係る発明（以下，各発明は請求項の番号に従い「本件特許発明１」のようにいう。）は，本件特許出 願の優先日前に頒布された刊行物（甲１ないし４）に記載された発明と同一であるので，特許法２９条１項３号に該当し，無効とすべきものである，本件特許発 明１ないし３は，本件特許出願の優先日前に刊行物（甲１及び５ないし８）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるの で，これらの発明についてされた本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたもので，無効とすべきものであり，また，本件特許は，明細書の記載が 特許法３６条５項１号（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号，以下同じ。）に規定する要件を満たしていない特許出願についてされた もので，無効とすべきものである，というのである。
()特許法２９条１項３号について
(1)-1本件特許発明１と審判甲１（本訴甲１，AnnalsofOncology,Vol.3,No.S1(1992)p.119-120（１９９２年４月１５日国立がんセンター図書館受け入れ），以下「甲１」という。）について（２９条１項３号）
甲１には，従来，抗癌薬（制癌剤）であるタキソールは副作用のために２４時間の連続注入が行われていたところ，カナダ及び欧州で，卵巣癌患者について２４時間に対して３時間の注入時間，１７ｍｇ／ｍ2に対してより低い１３５の用量での投与の実行可能性を評価するための４群に分けた試験が行われたことが記載されている。この４群の試験が，1)投与時間２４時間で用量１７５，2)投与時間３時間で用量１７５ｍｇ／ｍ2，3)投与時間２４時間で用量１３５，4)投与／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ222時間３時間で用量１３５の４群で行われたことは明らかであるから，甲１には，卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与することが記載されているといえる。そ して，従来，タキソールは副作用のために２４時間の連続注入が行われていたが，３時間投与も高投与量のデキサメサゾン，シメチジン及びジフェンヒドラミン のような予防手段が付随的に採られたならば実行可能と判明したとの記載からみて，当該欧州－カナダ試験では，タキソールの３時間投与が予防手段を伴って， 実行されたものであると理解できる。この予防手段とは，デキサメサゾン，シメチジン及びジフェンヒドラミンを投与することによって，タキソールを注入する 際の過敏症反応を予防するものであって，予防手段として用いる薬剤は，前もって投与するものと解するのが自然であるから，予防手段は「予備投薬」に相当 し，タキソールの毒性として好中球減少を挙げるとの記載は，タキソールを投与された患者が血液学的毒性を呈する恐れがあることを指している。
そうすると，本件特許発明１は甲１に記載された発明と同一である。
()-2本件特許発明１と甲２（本訴甲２，JournaloftheNationalCancerInstitute,Vol.83,1No.24(1991)p.1778-1781，以下「甲２」という。）について（２９条１項３号）
甲２には，タキソールについて２４時間注入と予備投薬療法によって過敏症反応の発生率と重症度を実質的に低下させることができたが，予備投薬療法が施された場合に２４時間注入が必要なのか否か検討することを目的の一つとして，卵巣癌の患者において，１３５と１７５ｍｇ／ｍ2の投与量で，３時間注入と２４時間注入とを比較する，欧州－カナダの試験が行われている旨記載されている。すなわち，甲第２号証には，卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５2の用量で３時間にわたり非経口的に投与することが記載されているといえる。そして，予備投／ｍ2薬 が施された場合にも注入時間として２４時間が必要があるのか検討することを目的とするものであるとの記載からみて，この試験は，予備投薬を行った上で，３ 時間注入と２４時間注入を比較する試験であり，甲２は予備投薬を伴った３時間注入に言及していることは明らかである。また，甲２には，タキソールが患者に 血液学的毒性の一種である好中球減少を起こすものであることも記載されている（１７７９頁左欄８～１１行）。
したがって，本件特許発明１は，甲２に記載された発明と同一である。
()-3本件特許発明１と審判甲３（本訴甲３，ContemporaryOncology(1992年月)p.29-36，以13下「甲３」という。）について（２９条１項３号）
ｍｇ／甲３には，タキソールについての卵巣癌患者に投与される２通りの異なった投与量（１３５対１７５ｍｇ／ｍ2）及び２通りの異なったスケジュール（２４時間対３時間）の２要因型欧州－カｍｍｇ／ｍ22ｍｇナダ試験が記載されている。この記載からみて，この試験が，1)投与時間２４時間で用量１７５，2)投与時間３時間で用量１７５ｍｇ／ｍ2，3)投与時間２４時間で用量１３５，4)投与／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ222時間３時間で用量１３５の４群で行われたことは明らかであるから，甲３には，卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与することが記載されているといえる。
甲 ３には，第Ｉ相臨床家及びＮＣＩが，２４時間注入と，予防的な抗アレルギー予備投薬の利用を推奨しており，第ＩＩ相試験は，２４時間スケジュールと予防的 な抗アレルギー剤投薬とを用いて行われ，進行性の卵巣癌について，それに続く広範な第ＩＩ相試験の原動力となる高活性を示す結果が得られた旨記載されたと おり，第ＩＩ相試験においては，第Ｉ相試験で推奨された２４時間注入，予備投薬による治療方法が踏襲され，実際に効果を示したことが理解できる。そして， 甲３には，さらに，薬剤供給が限られているタキソールを賢明に使用するために最適な投与方法・スケジュールを検討することの重要性に言及した上で，欧州－ カナダ試験が効率的な試験を許容する２要因型のものでｍｇある旨記載されている。この記載から明らかなように，甲３に記載の欧州－カナダ試験は，１７５及 び１３５の２通りの投与量と３時間及び２４時間の２通りの投与時間を比較するよう／ｍｍｇ／ｍ22に 設計された試験であって，予備投薬の要不要を検討するものではない。そして，甲３に記載の欧州－カナダ試験における注入時間の一方は，第Ｉ相試験後に推奨 され，卵巣癌について高活性が示された第ＩＩ相試験で踏襲された，予備投薬を伴う２４時間注入と同じ２４時間であるから，注入時間の比較のために行われた ３時間注入においても，予備投薬を行なったものと理解できる。
また，甲３には，タキソールが患者に血液学的毒性を起こすものであることも記載されている。
そうすると，本件特許発明１は，甲３に記載された発明と同一である。
()-4本件特許発明１と審判甲４（本訴甲４，CanadianOncologyNursingJournal,Vol.2,No.21(1992年5月)p.47-50，以下「甲４」という。）について（２９条１項３号）
甲４には，卵巣癌の患者を対象とした試験で，タキソールの最適投与量と最適注入時間を決定するために，用量１７５ｍｇ／ｍ2又は１３５のタキソールが，３時間又は２４時間をかけて投与される４群での試験が記載されている。すなわち，甲４には，卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与することが記載されているといえる。また，甲４には，この試験では，過敏症反応を予防するために予備投薬が行われたこと及びタキソールが患者に血液学的毒性を起こすものであることも記載されている。
したがって，本件特許発明１は，甲４に記載された発明と同一である。
()-5甲１～４の記載事項に対する被請求人の主張について1ａ．被請求人は，甲１～４は，本件特許発明１の新規性を否定するものとはなりえない旨主張しているが，その概要は，以下のとおりである。
被 請求人は，タキソールの抗腫瘍剤としての有用性は知られていたが，タキソールを投与すると，血液学的毒性や過敏症等の強い副作用，毒作用を引き起こすた め，臨床的なタキソールの使用が躊躇され，副作用，毒作用を抑えつつ，優れた抗腫瘍作用を発揮させるための望ましいタキソールの投与方法について研究が行 われていたことを挙げ，さらに，「留意すべきことに，甲２には，そのような時点においてもなお，『最適な治療投与量及びタキソールについての投与量－応答 効果の重要性に関し，依然暗闇の中にいる』として，タキソールの最適投与条件がなお不明であるとしている。」と述べている。また，被請求人は，審判甲 ５（本訴甲５，TheLancet,Vol.339(1992年6月)p.1447-1448， 以下「甲５」という。）を引用して，「留意すべきことは，本件特許における優先日の直前に発表されたこの甲５の時期においても，最適投与条件についてな お，不明である趣旨の記載が見られることである。すなわち，・・・『その興奮にもかかわらず，・・・好ましい結果は少ないであろう。』このように，この甲 ５が発行された，本願の優先日（１９９２年）８月３日の直前・・・の段階においてさえ，タキソールが本当に有効であるかどうかはっきりせず，むしろ効果が ネガティブであると考えられていたのである。」と述べている。
また，被請求人は，甲１～４ に記載の欧州－カナダ試験を行った研究者の宣誓供述書を提出し，本件優先日においても，欧州－カナダ試験の総合データ及び分析結果は公表されておらず，甲 １の記載は，推測の域を出るものでなく，甲２～４の記載も単なるプロトコールの内容紹介の域を出るものでない旨主張している。
そこで，被請求人の上記主張に関し，以下検討する。
ｂ． 本件優先日前に知られていたタキソールの卵巣癌に対する治療効果についてみると，甲１には，それ以前に行われたタキソールの試験でシスプラチン抵抗性の患 者で応答がみられたことが記載されている（甲１の１１９頁右下欄１～１１行）。また，甲２及び３には，タキソールが進行した卵巣癌に対して高い応答率が示 したことが記載され（甲２の１７７８頁右欄４４行～１７７９頁左欄１２行及び甲３の２９頁左欄１～１２行，３２頁左欄１５行～３３頁左欄下から２行，３４ 頁右欄３行～下から１２行），甲５には，タキソールの投与が卵巣癌において３０％の応答率を示したとのMacGuireら の１９８９年の報告が記載されたとおり（１４４７頁右欄１６～２１行及び１４４８頁左欄下から５行～下から３行），癌に対するタキソールの治療効果に関 し，甲１～４発行の時点においては，すでに多くの肯定的な報告によって，治療効果のある１回の投与量も明らかになっていた。
そ して，甲２の「この試験で用いられているこれら２通り投与量の違いは，高度に前治療を施され且つ全体として薬物抵抗性である患者集団において有意な投与量 －応答効果を検出するには，十分な幅のものではないかも知れない。」（１７７９頁右欄４９行～５３行）との記載から明らかなように，被請求人が指摘した甲 ２の「最適な治療投与量及びタキソールについての投与量－応答効果の重要性に関し，依然暗闇の中にいる」という記載は，臨床試験において有効性を評価する 上で，応答に有意な差が検出できるよう試験がデザインされているかどうかを論じたものであって，タキソールの有効性を否定するものではない。また，被請求 人が指摘した甲５の記載は，マスコミにより煽られて作り出される過度な期待のマイナス面を指摘したものであって，これもタキソールの癌に対する治療効果を 否定するものではない。
また，被請求人の主張及び提出した乙号証を検討しても，他に本件特許出願の優先日前のタキソールの有効性を否定する根拠は見出せない。
ｃ．上記ｂ．からみれば，甲１に記載の試験が行われた時点では，主に副作用低減の観点から実用化に向けた臨床試験が行われていたことが理解され，甲１に記載された３時間注入の薬剤が卵巣癌に対する治療効果のある薬剤として投与されたことを理解することができる。
ま た，甲１に記載の３時間注入についての欧州－カナダ試験は，タキソールの投与時に注意すべき副作用として過敏症反応等があることが当業者の常識であった状 況下で，予備投薬を行った場合に３時間投与の実行可能性を検討するために行われ，当然に過敏症反応等について観察しながら行われたものである。その上で， 甲１に「実際，３時間という注入時間の投与スケジュールは，高投与量のデキサメサゾン，シメチジン及びジフェンヒドラミンのような予防手段が付随的に採ら れたならば，実行可能であることが判明した。」と記載されているとおり，甲１には，予備投薬によって，３時間投与においても許容範囲にまで副作用が低減さ れたことが記載されている。
そうすると，甲１に記載された欧州－カナダ試験について，試験 結果が正式なものとして公表されていなかったとしても，本件特許出願の優先日前の当業者の技術常識を考慮すれば，甲１に記載された薬剤が，卵巣癌の治療に 使うための薬剤として記載されていることを理解することができるのであるから，本件特許発明１は甲１に記載された発明ではない旨の被請求人の上記主張は採 用することができない。
ｄ．すでに上記ｂ．で述べたとおり，タキソールの治療効果に関し，甲２発行の時点では，多くの肯定的な報告によって，治療効果のある１回の投与量も明らかになっていた。
そ して，甲２には，従来，注入時間を２４時間とし，予備投薬を行うことによって，過敏症反応が低減されることが知られていたが，注入時間の変更と予備投薬を 加えることが同時に行われたため，予備投薬を行った場合に，２４時間注入が本当に必要であるのかどうかを評価すべき問題として欧州－カナダ試験が行われて いることが記載されていることからみて，甲２に記載の３時間注入についての欧州－カナダ試験は，当然に過敏症反応等について観察されているものである。タ キソールに限らず，重大な副作用があることが知られている薬剤の投与中に，その兆候が見られれば，直ちに投与が中止されることは医療上の常識であるとこ ろ，甲２には，この試験が実行されていることが記載されており，甲２に記載の欧州－カナダ試験における３時間投与は副作用の点においても許容範囲内のもの であることを理解することができる。
そうすると，甲２に記載された欧州－カナダ試験につい て，試験結果が正式なものとして公表されていなかったとしても，本件特許出願の優先日前の当業者の技術常識を考慮すれば，甲２に記載された薬剤が，卵巣癌 の治療に使うための薬剤として記載されていることを理解することができるのであるから，本件特許発明１は甲２に記載された発明ではない旨の被請求人の上記 主張は採用することができない。
ｅ．すでに上記ｂ．で述べたとおり，タキソールの治療効果 に関し，甲３発行の時点においては，すでに多くの肯定的な報告によって，治療効果のある１回の投与量も明らかになっていた。そして，甲３には，それ以前の 試験がタキソールは有効かつ毒性の点で許容できるものであることを報告している旨記載しており，３時間注入についての欧州－カナダ試験は，投与時間と投与 量の最適化の点から効率的な評価を行うために設計されたものである旨記載されている。このように，甲３には，３時間注入についての欧州－カナダ試験におけ る薬剤が卵巣癌に対する治療効果を有し及び過敏症反応についても許容可能なものとして記載されていることを理解することができる。
そ うすると，甲３に記載された欧州－カナダ試験について，試験結果が正式なものとして公表されていなかったとしても，本件特許出願の優先日前の当業者の技術 常識を考慮すれば，甲３に記載された薬剤が，卵巣癌の治療に使うための薬剤として記載されていることを理解することができるのであるから，本件特許発明１ は甲３に記載された発明ではない旨の被請求人の主張は採用することができない。
ｆ．すでに上記ｂ．で述べたとおり，タキソールの治療効果に関し，甲４発行の時点においては，すでに多くの肯定的な報告によって，治療効果のある１回の投与量も明らかになっていた。甲４には，予備投薬を施した上で，１３５及び１７５ｍｇ／ｍ2の用量のタキソールを３時間に渡って投与した際に経験した副作用について詳細な報告があり（甲４の４９頁～５０頁），この投与方法では許容できないような重篤な副作用は見られなかったことが理解できる。
そ うすると，甲４に記載された欧州－カナダ試験について，試験結果が正式なものとして公表されていなかったとしても，本件特許出願の優先日前の当業者の技術 常識を考慮すれば，甲４に記載された薬剤が，卵巣癌の治療に使うための薬剤として記載されていることを理解することができるのであるから，本件特許発明１ は甲４に記載された発明ではない旨の被請求人の主張は採用することができない。
()特許法２９条２項について2()本件特許発明２について（２９条２項）2-1すでに()で述べたように，甲１～４には，卵巣癌の患者に，過敏症反応を防止するための予備投1薬を伴って，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与する欧州－カナダ試験が記載されている。また，たとえば甲５に，タキソールの投与が卵巣癌において３０％の応答率を示したとのMacGuireら の１９８９年の報告が記載されている（１４４７頁右欄１６行～２１行及び１４４８頁左欄下から５行～下から３行）ように，本件特許出願の優先日において も，甲１～４に記載された上記欧州－カナダ試験の薬剤が卵巣癌に対する治療効果を有し，副作用の点でも許容可能なものであると理解できることは，すでに()で述べたとおりであ1る。 平成１７年６月１０日の口頭審理の調書によれば，甲１～４に記載された欧州－カナダ試験は，同じ試験をさすことは，両当事者が認めているので，甲１に記載 された欧州－カナダ試験の薬剤と，本件特許発明２を対比すると，甲１の薬剤の治療対象疾患である卵巣癌は固形癌の一種であるから，両発明は，「固形癌に罹 患し，かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬されており，タキソールによる治療に伴う血液学的毒性を呈する恐れのある患者を治療するための タキソールを含有する薬剤であって，タキソールが約３時間に渡り投与されるように，非経口投与用に包装された上記薬剤。」である点において一致し，次の点 で相違する。
＜相違点＞本件特許発明２においては，タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下でｍｇ／ｍ22あるのに対し，甲１に記載された欧州－カナダ試験においては，１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５ｍｇ／ｍ2ｍｇ／ｍｍｇ／ｍである点。
(1)-1本件特許発明１と審判甲１（本訴甲１，AnnalsofOncology,Vol.3,No.S1(1992)p.119-120（１９９２年４月１５日国立がんセンター図書館受け入れ），以下「甲１」という。）について（２９条１項３号）
甲１には，従来，抗癌薬（制癌剤）であるタキソールは副作用のために２４時間の連続注入が行われていたところ，カナダ及び欧州で，卵巣癌患者について２４時間に対して３時間の注入時間，１７ｍｇ／ｍ2に対してより低い１３５の用量での投与の実行可能性を評価するための４群に分けた試験が行われたことが記載されている。この４群の試験が，1)投与時間２４時間で用量１７５，2)投与時間３時間で用量１７５ｍｇ／ｍ2，3)投与時間２４時間で用量１３５，4)投与／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ222時間３時間で用量１３５の４群で行われたことは明らかであるから，甲１には，卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与することが記載されているといえる。そ して，従来，タキソールは副作用のために２４時間の連続注入が行われていたが，３時間投与も高投与量のデキサメサゾン，シメチジン及びジフェンヒドラミン のような予防手段が付随的に採られたならば実行可能と判明したとの記載からみて，当該欧州－カナダ試験では，タキソールの３時間投与が予防手段を伴って， 実行されたものであると理解できる。この予防手段とは，デキサメサゾン，シメチジン及びジフェンヒドラミンを投与することによって，タキソールを注入する 際の過敏症反応を予防するものであって，予防手段として用いる薬剤は，前もって投与するものと解するのが自然であるから，予防手段は「予備投薬」に相当 し，タキソールの毒性として好中球減少を挙げるとの記載は，タキソールを投与された患者が血液学的毒性を呈する恐れがあることを指している。
そうすると，本件特許発明１は甲１に記載された発明と同一である。
()-2本件特許発明１と甲２（本訴甲２，JournaloftheNationalCancerInstitute,Vol.83,1No.24(1991)p.1778-1781，以下「甲２」という。）について（２９条１項３号）
甲２には，タキソールについて２４時間注入と予備投薬療法によって過敏症反応の発生率と重症度を実質的に低下させることができたが，予備投薬療法が施された場合に２４時間注入が必要なのか否か検討することを目的の一つとして，卵巣癌の患者において，１３５と１７５ｍｇ／ｍ2の投与量で，３時間注入と２４時間注入とを比較する，欧州－カナダの試験が行われている旨記載されている。すなわち，甲第２号証には，卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５2の用量で３時間にわたり非経口的に投与することが記載されているといえる。そして，予備投／ｍ2薬 が施された場合にも注入時間として２４時間が必要があるのか検討することを目的とするものであるとの記載からみて，この試験は，予備投薬を行った上で，３ 時間注入と２４時間注入を比較する試験であり，甲２は予備投薬を伴った３時間注入に言及していることは明らかである。また，甲２には，タキソールが患者に 血液学的毒性の一種である好中球減少を起こすものであることも記載されている（１７７９頁左欄８～１１行）。
したがって，本件特許発明１は，甲２に記載された発明と同一である。
()-3本件特許発明１と審判甲３（本訴甲３，ContemporaryOncology(1992年月)p.29-36，以13下「甲３」という。）について（２９条１項３号）
ｍｇ／甲３には，タキソールについての卵巣癌患者に投与される２通りの異なった投与量（１３５対１７５ｍｇ／ｍ2）及び２通りの異なったスケジュール（２４時間対３時間）の２要因型欧州－カｍｍｇ／ｍ22ｍｇナダ試験が記載されている。この記載からみて，この試験が，1)投与時間２４時間で用量１７５，2)投与時間３時間で用量１７５ｍｇ／ｍ2，3)投与時間２４時間で用量１３５，4)投与／ｍｍｇ／ｍｍｇ／ｍ222時間３時間で用量１３５の４群で行われたことは明らかであるから，甲３には，卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与することが記載されているといえる。
甲 ３には，第Ｉ相臨床家及びＮＣＩが，２４時間注入と，予防的な抗アレルギー予備投薬の利用を推奨しており，第ＩＩ相試験は，２４時間スケジュールと予防的 な抗アレルギー剤投薬とを用いて行われ，進行性の卵巣癌について，それに続く広範な第ＩＩ相試験の原動力となる高活性を示す結果が得られた旨記載されたと おり，第ＩＩ相試験においては，第Ｉ相試験で推奨された２４時間注入，予備投薬による治療方法が踏襲され，実際に効果を示したことが理解できる。そして， 甲３には，さらに，薬剤供給が限られているタキソールを賢明に使用するために最適な投与方法・スケジュールを検討することの重要性に言及した上で，欧州－ カナダ試験が効率的な試験を許容する２要因型のものでｍｇある旨記載されている。この記載から明らかなように，甲３に記載の欧州－カナダ試験は，１７５及 び１３５の２通りの投与量と３時間及び２４時間の２通りの投与時間を比較するよう／ｍｍｇ／ｍ22に 設計された試験であって，予備投薬の要不要を検討するものではない。そして，甲３に記載の欧州－カナダ試験における注入時間の一方は，第Ｉ相試験後に推奨 され，卵巣癌について高活性が示された第ＩＩ相試験で踏襲された，予備投薬を伴う２４時間注入と同じ２４時間であるから，注入時間の比較のために行われた ３時間注入においても，予備投薬を行なったものと理解できる。
また，甲３には，タキソールが患者に血液学的毒性を起こすものであることも記載されている。
そうすると，本件特許発明１は，甲３に記載された発明と同一である。
()-4本件特許発明１と審判甲４（本訴甲４，CanadianOncologyNursingJournal,Vol.2,No.21(1992年5月)p.47-50，以下「甲４」という。）について（２９条１項３号）
甲４には，卵巣癌の患者を対象とした試験で，タキソールの最適投与量と最適注入時間を決定するために，用量１７５ｍｇ／ｍ2又は１３５のタキソールが，３時間又は２４時間をかけて投与される４群での試験が記載されている。すなわち，甲４には，卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与することが記載されているといえる。また，甲４には，この試験では，過敏症反応を予防するために予備投薬が行われたこと及びタキソールが患者に血液学的毒性を起こすものであることも記載されている。
したがって，本件特許発明１は，甲４に記載された発明と同一である。
()-5甲１～４の記載事項に対する被請求人の主張について1ａ．被請求人は，甲１～４は，本件特許発明１の新規性を否定するものとはなりえない旨主張しているが，その概要は，以下のとおりである。
被 請求人は，タキソールの抗腫瘍剤としての有用性は知られていたが，タキソールを投与すると，血液学的毒性や過敏症等の強い副作用，毒作用を引き起こすた め，臨床的なタキソールの使用が躊躇され，副作用，毒作用を抑えつつ，優れた抗腫瘍作用を発揮させるための望ましいタキソールの投与方法について研究が行 われていたことを挙げ，さらに，「留意すべきことに，甲２には，そのような時点においてもなお，『最適な治療投与量及びタキソールについての投与量－応答 効果の重要性に関し，依然暗闇の中にいる』として，タキソールの最適投与条件がなお不明であるとしている。」と述べている。また，被請求人は，審判甲 ５（本訴甲５，TheLancet,Vol.339(1992年6月)p.1447-1448， 以下「甲５」という。）を引用して，「留意すべきことは，本件特許における優先日の直前に発表されたこの甲５の時期においても，最適投与条件についてな お，不明である趣旨の記載が見られることである。すなわち，・・・『その興奮にもかかわらず，・・・好ましい結果は少ないであろう。』このように，この甲 ５が発行された，本願の優先日（１９９２年）８月３日の直前・・・の段階においてさえ，タキソールが本当に有効であるかどうかはっきりせず，むしろ効果が ネガティブであると考えられていたのである。」と述べている。
また，被請求人は，甲１～４ に記載の欧州－カナダ試験を行った研究者の宣誓供述書を提出し，本件優先日においても，欧州－カナダ試験の総合データ及び分析結果は公表されておらず，甲 １の記載は，推測の域を出るものでなく，甲２～４の記載も単なるプロトコールの内容紹介の域を出るものでない旨主張している。
そこで，被請求人の上記主張に関し，以下検討する。
ｂ． 本件優先日前に知られていたタキソールの卵巣癌に対する治療効果についてみると，甲１には，それ以前に行われたタキソールの試験でシスプラチン抵抗性の患 者で応答がみられたことが記載されている（甲１の１１９頁右下欄１～１１行）。また，甲２及び３には，タキソールが進行した卵巣癌に対して高い応答率が示 したことが記載され（甲２の１７７８頁右欄４４行～１７７９頁左欄１２行及び甲３の２９頁左欄１～１２行，３２頁左欄１５行～３３頁左欄下から２行，３４ 頁右欄３行～下から１２行），甲５には，タキソールの投与が卵巣癌において３０％の応答率を示したとのMacGuireら の１９８９年の報告が記載されたとおり（１４４７頁右欄１６～２１行及び１４４８頁左欄下から５行～下から３行），癌に対するタキソールの治療効果に関 し，甲１～４発行の時点においては，すでに多くの肯定的な報告によって，治療効果のある１回の投与量も明らかになっていた。
そ して，甲２の「この試験で用いられているこれら２通り投与量の違いは，高度に前治療を施され且つ全体として薬物抵抗性である患者集団において有意な投与量 －応答効果を検出するには，十分な幅のものではないかも知れない。」（１７７９頁右欄４９行～５３行）との記載から明らかなように，被請求人が指摘した甲 ２の「最適な治療投与量及びタキソールについての投与量－応答効果の重要性に関し，依然暗闇の中にいる」という記載は，臨床試験において有効性を評価する 上で，応答に有意な差が検出できるよう試験がデザインされているかどうかを論じたものであって，タキソールの有効性を否定するものではない。また，被請求 人が指摘した甲５の記載は，マスコミにより煽られて作り出される過度な期待のマイナス面を指摘したものであって，これもタキソールの癌に対する治療効果を 否定するものではない。
また，被請求人の主張及び提出した乙号証を検討しても，他に本件特許出願の優先日前のタキソールの有効性を否定する根拠は見出せない。
ｃ．上記ｂ．からみれば，甲１に記載の試験が行われた時点では，主に副作用低減の観点から実用化に向けた臨床試験が行われていたことが理解され，甲１に記載された３時間注入の薬剤が卵巣癌に対する治療効果のある薬剤として投与されたことを理解することができる。
ま た，甲１に記載の３時間注入についての欧州－カナダ試験は，タキソールの投与時に注意すべき副作用として過敏症反応等があることが当業者の常識であった状 況下で，予備投薬を行った場合に３時間投与の実行可能性を検討するために行われ，当然に過敏症反応等について観察しながら行われたものである。その上で， 甲１に「実際，３時間という注入時間の投与スケジュールは，高投与量のデキサメサゾン，シメチジン及びジフェンヒドラミンのような予防手段が付随的に採ら れたならば，実行可能であることが判明した。」と記載されているとおり，甲１には，予備投薬によって，３時間投与においても許容範囲にまで副作用が低減さ れたことが記載されている。
そうすると，甲１に記載された欧州－カナダ試験について，試験 結果が正式なものとして公表されていなかったとしても，本件特許出願の優先日前の当業者の技術常識を考慮すれば，甲１に記載された薬剤が，卵巣癌の治療に 使うための薬剤として記載されていることを理解することができるのであるから，本件特許発明１は甲１に記載された発明ではない旨の被請求人の上記主張は採 用することができない。
ｄ．すでに上記ｂ．で述べたとおり，タキソールの治療効果に関し，甲２発行の時点では，多くの肯定的な報告によって，治療効果のある１回の投与量も明らかになっていた。
そ して，甲２には，従来，注入時間を２４時間とし，予備投薬を行うことによって，過敏症反応が低減されることが知られていたが，注入時間の変更と予備投薬を 加えることが同時に行われたため，予備投薬を行った場合に，２４時間注入が本当に必要であるのかどうかを評価すべき問題として欧州－カナダ試験が行われて いることが記載されていることからみて，甲２に記載の３時間注入についての欧州－カナダ試験は，当然に過敏症反応等について観察されているものである。タ キソールに限らず，重大な副作用があることが知られている薬剤の投与中に，その兆候が見られれば，直ちに投与が中止されることは医療上の常識であるとこ ろ，甲２には，この試験が実行されていることが記載されており，甲２に記載の欧州－カナダ試験における３時間投与は副作用の点においても許容範囲内のもの であることを理解することができる。
そうすると，甲２に記載された欧州－カナダ試験につい て，試験結果が正式なものとして公表されていなかったとしても，本件特許出願の優先日前の当業者の技術常識を考慮すれば，甲２に記載された薬剤が，卵巣癌 の治療に使うための薬剤として記載されていることを理解することができるのであるから，本件特許発明１は甲２に記載された発明ではない旨の被請求人の上記 主張は採用することができない。
ｅ．すでに上記ｂ．で述べたとおり，タキソールの治療効果 に関し，甲３発行の時点においては，すでに多くの肯定的な報告によって，治療効果のある１回の投与量も明らかになっていた。そして，甲３には，それ以前の 試験がタキソールは有効かつ毒性の点で許容できるものであることを報告している旨記載しており，３時間注入についての欧州－カナダ試験は，投与時間と投与 量の最適化の点から効率的な評価を行うために設計されたものである旨記載されている。このように，甲３には，３時間注入についての欧州－カナダ試験におけ る薬剤が卵巣癌に対する治療効果を有し及び過敏症反応についても許容可能なものとして記載されていることを理解することができる。
そ うすると，甲３に記載された欧州－カナダ試験について，試験結果が正式なものとして公表されていなかったとしても，本件特許出願の優先日前の当業者の技術 常識を考慮すれば，甲３に記載された薬剤が，卵巣癌の治療に使うための薬剤として記載されていることを理解することができるのであるから，本件特許発明１ は甲３に記載された発明ではない旨の被請求人の主張は採用することができない。
ｆ．すでに上記ｂ．で述べたとおり，タキソールの治療効果に関し，甲４発行の時点においては，すでに多くの肯定的な報告によって，治療効果のある１回の投与量も明らかになっていた。甲４には，予備投薬を施した上で，１３５及び１７５ｍｇ／ｍ2の用量のタキソールを３時間に渡って投与した際に経験した副作用について詳細な報告があり（甲４の４９頁～５０頁），この投与方法では許容できないような重篤な副作用は見られなかったことが理解できる。
そ うすると，甲４に記載された欧州－カナダ試験について，試験結果が正式なものとして公表されていなかったとしても，本件特許出願の優先日前の当業者の技術 常識を考慮すれば，甲４に記載された薬剤が，卵巣癌の治療に使うための薬剤として記載されていることを理解することができるのであるから，本件特許発明１ は甲４に記載された発明ではない旨の被請求人の主張は採用することができない。
()特許法２９条２項について2()本件特許発明２について（２９条２項）2-1すでに()で述べたように，甲１～４には，卵巣癌の患者に，過敏症反応を防止するための予備投1薬を伴って，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与する欧州－カナダ試験が記載されている。また，たとえば甲５に，タキソールの投与が卵巣癌において３０％の応答率を示したとのMacGuireら の１９８９年の報告が記載されている（１４４７頁右欄１６行～２１行及び１４４８頁左欄下から５行～下から３行）ように，本件特許出願の優先日において も，甲１～４に記載された上記欧州－カナダ試験の薬剤が卵巣癌に対する治療効果を有し，副作用の点でも許容可能なものであると理解できることは，すでに()で述べたとおりであ1る。 平成１７年６月１０日の口頭審理の調書によれば，甲１～４に記載された欧州－カナダ試験は，同じ試験をさすことは，両当事者が認めているので，甲１に記載 された欧州－カナダ試験の薬剤と，本件特許発明２を対比すると，甲１の薬剤の治療対象疾患である卵巣癌は固形癌の一種であるから，両発明は，「固形癌に罹 患し，かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬されており，タキソールによる治療に伴う血液学的毒性を呈する恐れのある患者を治療するための タキソールを含有する薬剤であって，タキソールが約３時間に渡り投与されるように，非経口投与用に包装された上記薬剤。」である点において一致し，次の点 で相違する。
＜相違点＞本件特許発明２においては，タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下でｍｇ／ｍ22あるのに対し，甲１に記載された欧州－カナダ試験においては，１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５ｍｇ／ｍ2ｍｇ／ｍｍｇ／ｍである点。
上記相違点につき，検討する。
タキソールの許容投与量に関し，本件特許出願の優先日前の刊行物である審判甲６（本訴甲６，Seventy-sixthannualmeetingoftheAmericanAssociationforCancerResearch,Vol.26(1985)
p.169， 以下「甲６」という。）には，先に化学療法を受けた１１人を含む１２人の固形癌患者を対象に行った第Ｉ相試験において，３時間注入で１６０まで安全に投与 でき，更なる投与量の増加が予定されている旨記載されている（１６９頁右下欄）。甲６の後に発行された，甲１には，２４時間注入については２６５が最大許 容投与量であることが記載されている（１１９頁左下欄）。また，２４時間よりも短い，６時間注入についても，２７５ｍｇ／ｍ2が最大許容投与量であり（審判甲７（本訴甲７，ProceedingsofAmericanSocietyofClinicalOncology,Vol.8(1989)p.82，以下「甲７」という。）８２頁左下欄１行～２３行及び３１行～３５行），第ＩＩ相臨床試験の推奨投与量は２５０であること（審判甲８（本訴甲８，CancerResearch,Vol.47(1987)p.2486-2493，以下「甲８」という。）２４８６頁左欄３０行～３１行）が本件特許出願の優先日前の刊行物に記載されている。このように，すでに本件特許出願の優先日前に，２４時間注入と，これより短い６時間注入のいずれにおいても，最大許容投与量が１７５ｍｇ／ｍ2を超えて約２７５ｍｇ／ｍ2までｍｇ／ｍ達することが当業者に知られていたといえる（な お，特に化学療法の影響をあまり受けていない患者では，より多い用量で投与可能なことが周知であることは，たとえば，甲２の１７７８頁右欄４４ 行～１７７９頁左欄１２行及び甲３の２４時間注入において未治療か最小限の前治療のみを受けた患者では，２００～２５０まで安全に投与できるとの記載から も明らかである。）。このような状況下において，甲１に記載された欧州－カナダ試験の３時間注入で用いる薬剤についても，甲５～８の記載に基づき，卵巣癌 等の固形癌に対し，より有効性を高めるために，或いは未治ｍｇ／ｍｍｇ／療か最小限の前治療のみを受けた患者について上記試験で実施された１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５2に代えて，１７５ｍｇ／ｍ2を超える用量とすること，より具体的には，２４時間注入及び６時間注ｍ入において確認されている最大投与量まで投与量を増加してみることは，当業者が容易に想到し得たことである。
したがって，本件特許発明２は，本件特許出願の優先日前に，甲１及び甲５～８に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。
()本件特許発明３について（２９条２項）2-2本 件特許発明３は，本件特許発明２において，患者が卵巣癌に罹患している場合に相当するものである。そして，甲１に記載された欧州－カナダ試験は，卵巣癌に 対するものであるから，上記本件特許発明２について述べたのと同様の理由で，本件特許発明３は，本件特許出願の優先日前に，甲１及び甲５～８に記載された 発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。
()特許法３６条５項について3本件特許発明２及び３は，３時間投与である本件特許発明１において，タキソールの用量が１７５より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下に限定されたものである。ｍｇ／ｍ被請求人は，明細書【００１２】の「好ましい態様において，タキソールの注入は６時間未満の期間，好ましくは約３時間に渡り行われ，その際の投与量は約１３５～約２７５ｍｇ／ｍ2，好ましくは約１３５～約１７５ｍｇ／ｍ2・・・ 丸塊注入または短時間（１～３時間）の注入がアナフィラキシー反応または他の過敏症反応を誘発するという，また６－２４時間までの注入時間の延長とを組み 合わせた予備投薬のみがもっとも重度のアレルギー反応を低減または排除するであろうという従来の理解を勘案すると，これらの結果は驚くべきものである。」 との記載及び【００４１】の「より高投与量のタキソールで治療しうる患者には，約２７５ｍｇ／ｍ2までのタキソールが投与でき」との記載を根拠に，３時間投与で１７５ｍｇ／ｍ2より高用量でタキソールを投与することが明細書に記載されていた旨主張している。
被 請求人の上記主張に関し，本件明細書中の記載を検討すると，「本発明は，癌に罹患した患者に，２４時間を越えない期間に渡り，分割して，又は逐次的に，又 は同時に，投与されるように配合され，包装された，抗－腫瘍的に有効な量のタキソールと，致命的なアナフィラキシー－様反応を防止するのに十分な薬物とを 含む制癌剤である。」（【００１１】），「もう一つの態様においては，予備治療後に１３５のタキソールを２４－時間の注入により投与する。」 （【００１２】），「また，低タキソール投与量，例えば約１３５を約３時間～約２８時間の注入により投与することができ，この場合にも依然として抗－腫瘍 的に有効である。」（【００１４】）との記載があり，Ａ：２４時間１７５ｍｇ／ｍ2，Ｂ：３時間１７５ｍｇ／ｍ2，Ｃ：２４時間１３５ｍｇ／ｍ2Ｄ：３時間１３５の４群に分け１７５名の患者で試験した結果について「本発明のタキソールの投与法の利用により，１５７名の患者に対して少なくとも１４の全体としての目標応答率が%得られる。」などの記載がある（【００１６】，【００２３】，【００２５】）。これらの記載から，本件明細書には，３時間の投与期間だけでなく，２４時間投与を含め，約３時間～約２８時間の投与期間の発明が記載されていると理解することができる。
そ して，被請求人が指摘する【００４１】の「更に，より高投与量・・・」という記載は，「本発明のプロトコールに従ったタキソールによる治療中に患者中に見 られた諸毒性に依存して，注入期間を延長もしくは短縮でき，あるいはタキソールの投与量を減少もしくは増大でき，結果としてタキソールでの癌の治療におけ るより高い寛容度を得ることができる。」という記載に続けられており，この部分に投与期間に関する説明は特に加えられていないことからみれば，「より高投 与量で治療しうる・・・」との【００４１】の記載は何も３時間投与に限定して記載されたものではないと解される。
そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，他に１７５ｍｇ／ｍ2より大で２７５ｍｇ／ｍ2以下の用量を３時間に渡り投与することについて記載されていない。
そうすると，明細書中の実施例（試験）における用量を含まず，また，明細書中に３時間投与につ22いての好ましい用量の範囲と全く重複しない範囲である「１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2ｍｇ／ｍｍｇ／ｍ以下」の範囲に敢えて限定した３時間投与が明細書に記載されているということはできない。
したがって，本件明細書には，約１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下のタキソールが約ｍｇ／ｍ３時間に渡り投与される発明が記載されているとはいえないから，本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはいえない。
()審決のむすび4以 上のとおりであるから，本件特許発明１は，本件特許出願の優先日前に頒布された刊行物（甲１～４）に記載された発明と同一であるので特許法２９条１項３号 に該当し，本件特許発明１～３は，本件特許出願の優先日前に甲１及び甲５～８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである ので，これらの発明についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。したがって，本件特許発明１～３についての特許は特許法１２３ 条１項２号の規定により無効とすべきものである。
また，本件特許は，明細書の記載が特許法３６条５項１号に規定する要件を満たしていない特許出願についてされたものであるから，同法１２３条１項３号の規定により無効とすべきものである。
◆第３当事者の主張の要点
▼１原告主張の審決取消事由
(1)特許法２９条１項３号について審決は，本件特許発明１が甲１ないし４に記載された発明と同一であると認定したが，誤りである。
ア 本件特許発明は，多くの医薬発明にみられるような，新しい化合物を合成し，その薬効を見出した場合とは異なり，公知物質であって，しかも薬理作用（抗癌作 用）も副作用も既に知られていた化合物について，癌患者の治療に使用することを可能とする用法，用量を解明，特定することによって完成された医薬組成物に 関するものである。本件特許発明の有効成分であるタキソールは，抗癌物質として知られていたが，その著しい副作用のゆえに，本件特許発明前において，治験 薬として臨床試験に供されてはいたものの，果たして癌患者の治療に現実に使用可能な医薬品となり得るものか否か不明であった。本件特許発明は，そのような 段階にあったタキソールについて，癌患者の治療に使用することを可能とする用法，用量を解明，特定することによって完成された医薬組成物に関するもので あって，これにより，タキソールは，現実に医薬品として承認の対象となり得るまでに至ったのである。
ｍｇイ甲１ないし４に，「卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与すること」が記載されていることは認める。しかしながら，甲１ないし４においては，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５ｍｇ／ｍ2の用量で３時間にわたり非経口的に投与することの有 効性及び安全性は未だ試験中であって，確立されていないのであるから，甲１ないし４には，当業者が特別の思考を要することなく，本件特許発明１を実施し得 る程度に発明が記載されていないし，構成だけでは，どのような効果を有するかも当業者が容易に理解することはできないのである。
ま た，甲１ないし４は，臨床試験の途上における発表であり，副作用の問題は未だ克服されておらず，現実の患者への投与を可能ならしめるものではないのであっ て，甲１ないし４の技術内容は，医師が反復実施して現実の患者への有効かつ安全な投与という技術効果を挙げることができる程度にまで具体的，客観的なもの としては構成されていないから，発明として未完成であり，引用発明とはなり得ない。
ウしたがって，本件特許発明１が甲１ないし４に記載された発明と同一であるとした審決の認定は，誤りである。
(2)特許法２９条２項について審決は，本件特許発明２及び３が，本件特許出願の優先日前に甲１及び５ないし８に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたと判断したが，誤りである。
22ア仮に特定の癌患者に対してタキソールを１７５ｍｇ／ｍ2又は１３５ｍｇ／ｍ2ｍｇ／ｍｍｇ／ｍ の投与量で３時間注入で試験することが甲１に開示されているとしても，甲１には，当該投与時間で投与量を増加して，同様に，有効かつ安全に用い得るか否か については何の記載も示唆もない。また，甲１及び５ないし８には，予備投薬された特定の癌患者に対して限定された用量範囲のタキソールを用いることによ り，従来にない抗腫瘍剤としての優れた効果をもたらし，毒性軽減効果を示すことについて何の記載も示唆もない。従来，６時間や２４時間で投与されていた薬 剤を３時間で投与することは，代謝，排泄の早さを超える速度で薬剤が投与され，薬剤の血中濃度がはるかに高くなる可能性があるから，有効性を高めることも あるが，副作用を助長するおそれもあり，また，１３５ｍｇ／ｍ2をはるかに超える２７５ｍｇ／ｍ2をｍｇ／ｍｍｇ／ｍ22治療に使用することは，甲１ないし４記載の用量を治療に使用すること以上に，医師にとって困難なものである。
イ また，甲５ないし８は，甲１と同様に，臨床試験の途上における発表であり，副作用の問題は未だ克服されておらず，現実の患者への投与を可能ならしめるもの ではないのであって，甲５ないし８の技術内容は，医師が反復実施して現実の患者への有効かつ安全な投与という技術効果を挙げることができる程度にまで具体 的，客観的なものとしては構成されていないから，発明として未完成であり，引用発明とはなり得ない。
ウ したがって，甲１に記載された欧州－カナダ試験の３時間注入で用いる薬剤について，甲５ないし８の記載に基づき，２４時間注入及び６時間注入において確認 されている最大投与量まで投与量を増加してみることは，当業者が容易に想到し得たものではないから，本件特許発明２及び３が，本件特許出願の優先日前に甲 １及び５ないし８に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたとした審決の判断は，誤りである。
(3)特許法３６条５項について審決は，「本件明細書には，約１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下のｍｇ／ｍタキソールが約３時間に渡り投与される発明が記載されているとはいえないから，本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはいえない。」と判断したが，誤りである。
ア本件明細書は，集約された多くの具体的な試験データの分析結果に基づいて，予備投薬された特定の癌患者に対し１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５ｍｇ／ｍ2の 用量でタキソールの３時間注入という特定の用法，用量で所望の効果が得られることを開示した具体的記載（段落【００２６】，【００２８】及び 【００３０】）を踏まｍｇ／えて，「更に，より高投与量のタキソールで治療し得る患者には，約２７５までのタキソールが投与でき，・・・」（段落 【００４１】）と開示しているのであって，これが，同用法，すなわち３時間注入で１３５ｍｇ／ｍ2や１７５ｍｇ／ｍ2よりも高用量のタキソール，すなわち，「１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下のタキソール」を投与できることを意図しているのは，当業者であれば，極めて容易に理解することができる。
ま た，仮に段落【００４１】の記載が３時間投与に限定されたものでないとしても，２４時間注入に比べてはるかに安全性が高く，そのために特許請求の範囲で限 定している３時間注入を含むことは明らかであって，たとえ，好ましい３時間注入に加えてより好ましくない２４時間注入の場合をも含めて，より高投与量のタ キソールの使用を示したものであっても，特許請求の範囲で限定している好ましい３時間注入を専ら意図しているのは，明細書全体の記載からみて自明のことで ある。
イなお，高投与量の３時間注入という条件で予備投薬中の固形癌，白血病又は卵巣癌の患者に適用したときに望ましい効果が現に得られていることは，甲９（審判乙１，Jpn.J.CancerRes.,Vol.86,p.1203-1209(December1995)），甲１０（審判乙２，癌と化学療法,Vol.23,No.3,p.317-325(1996)）及び甲１１（審判乙３，ClinicalCancerResearch,Vol.1,p.599-606(June1995)）に示されているとおりである。甲９ないし１１は，本件特許出願後に出されたものであるが，高用量のタキソールを用いた日本での試験結果を示すものであって，日本への特許出願以前に開始された試験データを示すものである。
22ウしたがって，本件明細書には，約１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ以下のタキソールが約３時間に渡り投与される発明が記載されているということができるから，「本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはいえない。」とした審決の判断は，誤りである。
▼２被告の反論
(1)特許法２９条１項３号について
ア 本件特許発明は，本件明細書に記載されたタキソールの用量範囲に比べて，これを含むがはるかに逸脱した広い用量範囲（本件特許発明１）やこれから全く外れ てその外側にある用量範囲（本件特許発明２及び３）に係るものであって，原告がその用法，用量を解明，特定したとは到底いうことができない。また，本件特 許発明１の構成全体が本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲１ないし４の何れにも記載されていて，いわゆる文献公知の状態にあり，本件特許出願に より何ら新規な技術思想を開示していないから，本件特許発明が，既に知られていた化合物について，癌患者の治療に使用することを可能とする用法，用量を解 明，特定することにより完成された医薬組成物に関するものであるということはできない。
イ 発明が刊行物に記載されているというためには，発明の構成が開示されていれば十分であって，目的や作用効果までが記載されている必要はないところ，甲１な いし４には，本件特許発明１と同一の構成が記載されている。そして，有効性及び安全性は，医療行政が専ら関与する事項であって，刊行物に発明が技術思想と して容易に実施できる程度に記載されているか否かの問題とは次元を異にするものである上，甲１ないし４の発行時点においては，種々の臨床投与プロトコール が次々と試みられ，有効性と安全性に関する知見が当業者の間に積み上げられてきた結果として，過敏症反応を軽減又は最小化するために予備投薬された患者へ のタキソール１７５ｍｇ／ｍ2又は１３５ｍｇ／ｍ2の ３時間の注入による非経口投与というプロトコールが（２４時間の注入による投与と平行して）計画され実施されたのであるから，甲１ないし４の何れかに接し た当業者であれば，それ以前に試みられたプロトコールにおける豊富な知見にも照らして，甲１ないし４に記載された，予備投薬された患者へのタキソール １７５ｍｇ／ｍ2又は１３５ｍｇ／ｍ2の３時間注入というプロトコールを実施することは造作もないことであった。
ウしたがって，甲１ないし４には，当業者が容易に本件特許発明１を実施し得る程度に発明が記載されているということができるから，本件特許発明１が甲１ないし４に記載された発明と同一であるとした審決の認定に誤りはない。
(2)特許法２９条２項について2ア タキソールの許容投与量について，甲６には，３時間注入で１６０ｍｇ／ｍまで安全に投与できること，更なる投与量の増加が予定されていることが記載さｍｇ れ，甲１には，最大許容投与量範囲が６時間注入について２１２ないし２６５，２４時間注入について２００ないし２５０であることが記載され，／ｍｍｇ／ｍ22甲７には，６時間注入でも２７５ｍｇ／ｍ2が最大許容投与量であることが記載され，甲８には，６時間注入で２７５ｍｇ／ｍ2までの用量が投与されたこと，２５０が推奨投与量であることが記載されている。また，甲５には，タキソールの投与が卵巣癌において３０％の応答率を示したことが記載されている。
イこのような状況下において，予備投薬下でのタキソールの１３５ｍｇ／ｍ2又は１７５ｍｇ／ｍ2の投与量について，２４時間でなく３時間注入でも実行可能であるとの甲１に記載の報告に接したならば，当業者が，予備投薬下の３時間注入において投与量を１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下の範囲内で任意に増加ｍｇ／ｍすることに何の困難もない。
ウ したがって，甲１に記載された欧州－カナダ試験の３時間注入で用いる薬剤について，甲５ないし８の記載に基づき，２４時間注入及び６時間注入において確認 されている最大投与量まで投与量を増加してみることは，当業者が容易に想到し得たものであるから，本件特許発明２及び３が，本件特許出願の優先日前に甲１ 及び５ないし８に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたとした審決の判断に誤りはない。
(3)特許法３６条５項について
ア本件明細書の段落【００２６】，【００２８】及び【００３０】は，過敏症反応と好中球減少症という２種の主要な副作用のうち，好中球減少症のみとの関連で２４時間注入に比して３時間注入が好ましい旨を，試験した投与量である１３５及び１７５ｍｇ／ｍ2の範囲について得られた知見として記載しているにすぎず，本件明細書には，１７５ｍｇ／ｍ2より大きい投与量について試験を行ったとの記載はない。
イ 甲９ないし１１は，日本への特許出願以前に開始された試験データを示すものであるか否かが分からない上，仮に日本への特許出願以前に開始された試験データ を示すものであるとしても，特許出願後に試験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって，その内容を特許請求の範囲に記 載された発明の範囲まで拡張ないし一般化することは許されないというべきである。
22ウしたがって，本件明細書には，約１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍｍｇ／ｍ以下のタキソールが約３時間に渡り投与される発明が記載されているということはできないのであって，「本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはいえない。」とした審決の判断に誤りはない。
◆第４当裁判所の判断
▼１特許法３６条５項について
審決は，「本件特許発明２及び３は，３時間投与である本件特許発明１において，タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以 下に限定されたものｍｇ／ｍである。」として，特許法３６条５項１号に違反するか否かについて検討し，「そうすると，明細書中の実施例（試験）における用 量を含まず，また，明細書中に３ｍｇ時間投与についての好ましい用量の範囲と全く重複しない範囲である「１７５より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下」の範囲に敢えて限定した３時間投与が明細書／ｍに記載されているということはできない。したがって，本件明細書には，約１７５より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以 下のタキソールが約３時間に渡り投与される発ｍｇ／ｍ明が記載されているとはいえないから，本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはい えない。」とした上，「本件特許は，明細書の記載が特許法３６条５項１号に規定する要件を満たしていない特許出願についてされたものである」と判断した。 以上の審決の説示に照らせば，審決は，タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以 下とする本件特許発明２及び３が明細書に記ｍｇ／ｍ載された発明であるとはいえないとするとともに，上記範囲を包含する本件特許発明１もまた明細書に記載 された発明であるとはいえないとして，本件特許は明細書の記載が特許法３６条５項１号に規定する要件を満たしていないと判断したものと理解することができ る。そこで，まず，特許法３６条５項について検討することとする。
(1)本件明細書（甲１７）の発明の詳細な説明には，次の記載がある。
ア従来技術「【産業上の利用分野】本発明はタキソール（別名パクリタキセルともいう）による癌の治療法に関し，更に詳しく言えば癌の治療におけるタキソール投与の改良に関する。」（段落【０００１】）
「【技術的背景】タキソールは制癌剤として大きな期待が寄せられている天然に産する化合物である。例えば，タキソールは・・・薬物治療抵抗性の卵巣癌に対して活性な薬剤であることが見出されている。・・・」（段落【０００２】）
「・・・長期間の注入は患者にとって不便であり，また６～２４時間に及ぶ注入期間全体に渡る該患者の監視の必要性のために不経済となる。更に，この長期間の注入は患者が病院または治療診療所で少なくとも一夜を過ごすことを必要とする。
か くして，レシピエントを外来患者として治療することを可能とするタキソール注入プロトコールの開発が極めて望ましい。タキソール注入の前に一般に予備投薬 が実施され，また注入後の監視および記録の維持が必要とされるので，該注入時間は６時間を越えず，しかも該注入投与量は該患者に抗－腫瘍効果を与えるのに 十分なタキソールを与える値であるべきであり，しかも投与限界毒性を越えないものであるべきである。また，予備投薬を最小化することが望ましい。というの は，予備投薬は患者の不快感を増大し，かつ治療費および治療期間を増大するからである。」（段落【０００８】）
「注 入時間を短縮できなくとも，現時点において抗－腫瘍効果を与えるのに必要と考えられているタキソールの高い投与量の使用を回避することも望ましい。即ち， 高い投与量の使用は種々の悪い副作用を誘発するからである。・・・従って，タキソールの服用量を減じ，かつ可能ならばタキソールの供給源を拡大し，しかも タキソールの有害な副作用を低減することが極めて望ましい。また，患者にタキソールを投与するのに必要な時間を減じて，患者の不快感および治療費を最小化 することも極めて望ましいことである。かくして，少量のタキソールを使用し，および／または注入時間をより短くすることを可能とする新規なタキソールの投 与方法の開発に対する要求がある。」（段落【０００９】）
イ目的「【発明が解決しようとす る課題】従って，本発明の第一の目的は，現時点における６～２４時間という注入プロトコールよりも短期間に渡りタキソールを投与し，かつタキソールの投与 により誘発される有害な作用を最小化する，新規なタキソールの投与形態を提供することにある。本発明のもう一つの目的は，タキソールの投与による所定の抗 －腫瘍効果を犠牲にすることなく，患者に投与すべきタキソールの量を減じることを可能とする新規なタキソールの投与形態を提供することにある。更に別の本 発明の目的は，タキソールの低投与量およびより短い注入時間を使用し，しかも該タキソール投与の抗－腫瘍効果を犠牲にすることのない新規なタキソールの投 与形態を提供することにある。」（段落【００１０】）
ウ解決するための技術手段「【課題を 解決するための手段】・・・本発明は，癌に罹患した患者に，２４時間を越えない期間に渡り，分割して，又は逐次的に，又は同時に，投与されるように配合さ れ，包装された，抗－腫瘍的に有効な量のタキソールと，致命的なアナフィラキシー－様反応を防止するのに十分な薬物とを含む制癌剤である。好ましくは抗－ 腫瘍的に有効な量のタキソールは，約１３５ｍｇ／ｍ2～約２７５ｍｇ／ｍ2の範囲内にあり，さらに好ましくは約１３５ｍｇ／ｍ2～約１７５ｍｇ／ｍ2の範囲内にある。特に好ましくは，抗－腫瘍的に有効な量のタキソールは，約１３５ｍｇ／ｍ2で ある。本発明の制癌剤は，好ましくは固形癌または白血病の治療に分割して又は逐次的に使用される。・・・本発明の制癌剤は更に有効量のコロニー刺激因子を 含むことが好ましい。本発明の制癌剤は，好ましくは卵巣癌の治療に分割して又は逐次的に使用される。・・・」（段落【００１１】）
「好ましい態様において，タキソールの注入は６時間未満の期間，好ましくは約３時間に渡り行われ，その際の投与量は約１３５ｍｇ／ｍ2～約２７５ｍｇ／ｍ2，好ましくは約１３５ｍｇ／ｍ2～約１７５ｍｇ／ｍ2の範囲内であり，該投与は過敏症反応を緩和もしくは最小化するために予備治療した後に実施される。好ましい態様において，抗－腫瘍効果は，過敏症反応を減衰または排除するための予備投薬に引き続いて，癌に罹った患者に３時間の注入を通して約１３５ｍｇ／ｍ2の タキソールを注入することにより達成される。丸塊注入または短時間（１～３時間）の注入がアナフィラキシー反応または他の過敏症反応を誘発するという，ま た６－２４時間までの注入時間の延長とを組み合わせた予備投薬のみが最も重度のアレルギー反応を低減または排除するであろうという従来の理解を勘案する と，これらの結果は驚くべきものである。・・・」（段落【００１２】）
ｍ「過敏症反応を最小化または排除するための予備治療後に，高投与量（１７０）のタキソールを２４－時間に渡り患者に注入して所定の抗－腫瘍効果を達ｇ／ｍ2成することが必要であるという従来の理解にも拘らず，驚くべきことにタキソールが約１３５～約１７５ｍｇ／ｍ2なる投与量にて６時間未満の注入により癌患者に安全に投与できることを見出した。好ましい態様において，タキソールはその投与量約１３５または約１７５ｍｇ／ｍ2に て，約３時間の期間に渡る注入により投与される。最も重大なことは，この短期間の注入が骨髄抑制を殆ど生じず，これが感染率および発熱エピソード（例え ば，有熱性好中球減少症）の低下に導くという驚嘆すべき発見である。本発明の好ましい注入スケジュールに従えば，上皮性卵巣癌に罹った患者に対して１０％ を越える目標とする応答率，および好ましくは卵巣癌に罹った少なくとも１５０名の患者の群に対して１４％またはそれ以上の目標応答率が得られる。タキソー ルが短時間の注入（例えば，６時間未満，好ましくは約３時間）により安全に投与できるという驚くべき発見は，タキソールを外来患者に投与できることを意味 し，ことのことは患者の入院に伴う時間および医療費を節減するばかりか，患者の生活環境をも改善する。また，低タキソール投与量，例えば約１３５を約３時 間～約２８時間の注入により投与することができ，この場合にも依然として抗－腫瘍的に有効である。」（段落【００１４】）
エ 実施例「・・・卵巣癌の治療における本発明の新規なタキソール注入プロトコールの利用の成功は，抗－腫瘍的に有効な投与量のタキソールが従来可能と考えら れていた注入期間よりも短期間に渡り，重度の過敏症反応を生じることなく，もしくは致死性のアナフィラキシーショックを誘発することなく注入できることを 容易に理解させる。かくして，本発明の注入プロトコールは固形腫瘍および白血病，例えば肺癌，乳癌および卵巣癌等（但し，これらに限定されない）の治療に 使用できる。種々の型の癌の治療は，最適の有効性をもつようにタキソールの投与量を調節する必要があり得ることを理解すべきである。以上述べたことは，明 らかにタキソールが本発明のプロトコールに従って投与した場合に，癌例えば卵巣癌の治療において効果的かつ安全であるという事実を確証している。特に，予 備投薬後に投与量約１３５ｍｇ／ｍ2のタキソールの３時間の注入を利用することにより，癌に罹った患者へのタキソールの投与に関連する骨髄毒性および神経障害の発生頻度の大幅な減少がもたらされる。更に，重度の過敏症反応を呈する患者には，該ＨＳＲ症状を治療した後に，好ましくは約１３５～約１７５ｍｇ／ｍ2の投与量を使用した，約２４時間またはそれ以上の注入の利用によりタキソールを再投与できる。好ましくは，骨髄抑制の改善を助けるためにコロニー刺激因子を投与する。」（段落【００４０】）
「抗 腫瘍性を達成するために低投与量のタキソールの使用は，現時点におけるタキソールの限られた供給の下でより多くの患者を治療することを可能とするであろ う。更に，本発明のプロトコールに従ったタキソールによる治療中に患者中に見られた諸毒性に依存して，注入期間を延長もしくは短縮でき，あるいはタキソー ルの投与量を減少もしくは増大でき，結果としてタキソールでの癌の治療におけるより高い寛容度を得ることができる。更に，より高投与量のタキソールで治療 し得る患者には，約２７５ｍｇ／ｍ2までのタキソールが投与でき，該患者が重度の毒性，例えば重度 の神経障害に罹った場合には，本発明のプロトコールは該タキソールの投与量を減じることを可能とする。上記教示から，本発明の多くの改良並びに変更が可能 であることを容易に理解することができる。従って，本発明は特に記載した以外の態様で実施することが可能であることを理解すべきである。」（段落 【００４１】）
タキソールの許容投与量に関し，本件特許出願の優先日前の刊行物である審判甲６（本訴甲６，Seventy-sixthannualmeetingoftheAmericanAssociationforCancerResearch,Vol.26(1985)
p.169， 以下「甲６」という。）には，先に化学療法を受けた１１人を含む１２人の固形癌患者を対象に行った第Ｉ相試験において，３時間注入で１６０まで安全に投与 でき，更なる投与量の増加が予定されている旨記載されている（１６９頁右下欄）。甲６の後に発行された，甲１には，２４時間注入については２６５が最大許 容投与量であることが記載されている（１１９頁左下欄）。また，２４時間よりも短い，６時間注入についても，２７５ｍｇ／ｍ2が最大許容投与量であり（審判甲７（本訴甲７，ProceedingsofAmericanSocietyofClinicalOncology,Vol.8(1989)p.82，以下「甲７」という。）８２頁左下欄１行～２３行及び３１行～３５行），第ＩＩ相臨床試験の推奨投与量は２５０であること（審判甲８（本訴甲８，CancerResearch,Vol.47(1987)p.2486-2493，以下「甲８」という。）２４８６頁左欄３０行～３１行）が本件特許出願の優先日前の刊行物に記載されている。このように，すでに本件特許出願の優先日前に，２４時間注入と，これより短い６時間注入のいずれにおいても，最大許容投与量が１７５ｍｇ／ｍ2を超えて約２７５ｍｇ／ｍ2までｍｇ／ｍ達することが当業者に知られていたといえる（な お，特に化学療法の影響をあまり受けていない患者では，より多い用量で投与可能なことが周知であることは，たとえば，甲２の１７７８頁右欄４４ 行～１７７９頁左欄１２行及び甲３の２４時間注入において未治療か最小限の前治療のみを受けた患者では，２００～２５０まで安全に投与できるとの記載から も明らかである。）。このような状況下において，甲１に記載された欧州－カナダ試験の３時間注入で用いる薬剤についても，甲５～８の記載に基づき，卵巣癌 等の固形癌に対し，より有効性を高めるために，或いは未治ｍｇ／ｍｍｇ／療か最小限の前治療のみを受けた患者について上記試験で実施された１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５2に代えて，１７５ｍｇ／ｍ2を超える用量とすること，より具体的には，２４時間注入及び６時間注ｍ入において確認されている最大投与量まで投与量を増加してみることは，当業者が容易に想到し得たことである。
したがって，本件特許発明２は，本件特許出願の優先日前に，甲１及び甲５～８に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。
()本件特許発明３について（２９条２項）2-2本 件特許発明３は，本件特許発明２において，患者が卵巣癌に罹患している場合に相当するものである。そして，甲１に記載された欧州－カナダ試験は，卵巣癌に 対するものであるから，上記本件特許発明２について述べたのと同様の理由で，本件特許発明３は，本件特許出願の優先日前に，甲１及び甲５～８に記載された 発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。
()特許法３６条５項について3本件特許発明２及び３は，３時間投与である本件特許発明１において，タキソールの用量が１７５より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下に限定されたものである。ｍｇ／ｍ被請求人は，明細書【００１２】の「好ましい態様において，タキソールの注入は６時間未満の期間，好ましくは約３時間に渡り行われ，その際の投与量は約１３５～約２７５ｍｇ／ｍ2，好ましくは約１３５～約１７５ｍｇ／ｍ2・・・ 丸塊注入または短時間（１～３時間）の注入がアナフィラキシー反応または他の過敏症反応を誘発するという，また６－２４時間までの注入時間の延長とを組み 合わせた予備投薬のみがもっとも重度のアレルギー反応を低減または排除するであろうという従来の理解を勘案すると，これらの結果は驚くべきものである。」 との記載及び【００４１】の「より高投与量のタキソールで治療しうる患者には，約２７５ｍｇ／ｍ2までのタキソールが投与でき」との記載を根拠に，３時間投与で１７５ｍｇ／ｍ2より高用量でタキソールを投与することが明細書に記載されていた旨主張している。
被 請求人の上記主張に関し，本件明細書中の記載を検討すると，「本発明は，癌に罹患した患者に，２４時間を越えない期間に渡り，分割して，又は逐次的に，又 は同時に，投与されるように配合され，包装された，抗－腫瘍的に有効な量のタキソールと，致命的なアナフィラキシー－様反応を防止するのに十分な薬物とを 含む制癌剤である。」（【００１１】），「もう一つの態様においては，予備治療後に１３５のタキソールを２４－時間の注入により投与する。」 （【００１２】），「また，低タキソール投与量，例えば約１３５を約３時間～約２８時間の注入により投与することができ，この場合にも依然として抗－腫瘍 的に有効である。」（【００１４】）との記載があり，Ａ：２４時間１７５ｍｇ／ｍ2，Ｂ：３時間１７５ｍｇ／ｍ2，Ｃ：２４時間１３５ｍｇ／ｍ2Ｄ：３時間１３５の４群に分け１７５名の患者で試験した結果について「本発明のタキソールの投与法の利用により，１５７名の患者に対して少なくとも１４の全体としての目標応答率が%得られる。」などの記載がある（【００１６】，【００２３】，【００２５】）。これらの記載から，本件明細書には，３時間の投与期間だけでなく，２４時間投与を含め，約３時間～約２８時間の投与期間の発明が記載されていると理解することができる。
そ して，被請求人が指摘する【００４１】の「更に，より高投与量・・・」という記載は，「本発明のプロトコールに従ったタキソールによる治療中に患者中に見 られた諸毒性に依存して，注入期間を延長もしくは短縮でき，あるいはタキソールの投与量を減少もしくは増大でき，結果としてタキソールでの癌の治療におけ るより高い寛容度を得ることができる。」という記載に続けられており，この部分に投与期間に関する説明は特に加えられていないことからみれば，「より高投 与量で治療しうる・・・」との【００４１】の記載は何も３時間投与に限定して記載されたものではないと解される。
そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，他に１７５ｍｇ／ｍ2より大で２７５ｍｇ／ｍ2以下の用量を３時間に渡り投与することについて記載されていない。
そうすると，明細書中の実施例（試験）における用量を含まず，また，明細書中に３時間投与につ22いての好ましい用量の範囲と全く重複しない範囲である「１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2ｍｇ／ｍｍｇ／ｍ以下」の範囲に敢えて限定した３時間投与が明細書に記載されているということはできない。
したがって，本件明細書には，約１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下のタキソールが約ｍｇ／ｍ３時間に渡り投与される発明が記載されているとはいえないから，本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはいえない。
()審決のむすび4以 上のとおりであるから，本件特許発明１は，本件特許出願の優先日前に頒布された刊行物（甲１～４）に記載された発明と同一であるので特許法２９条１項３号 に該当し，本件特許発明１～３は，本件特許出願の優先日前に甲１及び甲５～８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである ので，これらの発明についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。したがって，本件特許発明１～３についての特許は特許法１２３ 条１項２号の規定により無効とすべきものである。
また，本件特許は，明細書の記載が特許法３６条５項１号に規定する要件を満たしていない特許出願についてされたものであるから，同法１２３条１項３号の規定により無効とすべきものである。
◆第３当事者の主張の要点
▼１原告主張の審決取消事由
(1)特許法２９条１項３号について審決は，本件特許発明１が甲１ないし４に記載された発明と同一であると認定したが，誤りである。
ア 本件特許発明は，多くの医薬発明にみられるような，新しい化合物を合成し，その薬効を見出した場合とは異なり，公知物質であって，しかも薬理作用（抗癌作 用）も副作用も既に知られていた化合物について，癌患者の治療に使用することを可能とする用法，用量を解明，特定することによって完成された医薬組成物に 関するものである。本件特許発明の有効成分であるタキソールは，抗癌物質として知られていたが，その著しい副作用のゆえに，本件特許発明前において，治験 薬として臨床試験に供されてはいたものの，果たして癌患者の治療に現実に使用可能な医薬品となり得るものか否か不明であった。本件特許発明は，そのような 段階にあったタキソールについて，癌患者の治療に使用することを可能とする用法，用量を解明，特定することによって完成された医薬組成物に関するもので あって，これにより，タキソールは，現実に医薬品として承認の対象となり得るまでに至ったのである。
ｍｇイ甲１ないし４に，「卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５及び１３５の用量で３時間にわたり非経口的に投与すること」が記載されていることは認める。しかしながら，甲１ないし４においては，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５ｍｇ／ｍ2の用量で３時間にわたり非経口的に投与することの有 効性及び安全性は未だ試験中であって，確立されていないのであるから，甲１ないし４には，当業者が特別の思考を要することなく，本件特許発明１を実施し得 る程度に発明が記載されていないし，構成だけでは，どのような効果を有するかも当業者が容易に理解することはできないのである。
ま た，甲１ないし４は，臨床試験の途上における発表であり，副作用の問題は未だ克服されておらず，現実の患者への投与を可能ならしめるものではないのであっ て，甲１ないし４の技術内容は，医師が反復実施して現実の患者への有効かつ安全な投与という技術効果を挙げることができる程度にまで具体的，客観的なもの としては構成されていないから，発明として未完成であり，引用発明とはなり得ない。
ウしたがって，本件特許発明１が甲１ないし４に記載された発明と同一であるとした審決の認定は，誤りである。
(2)特許法２９条２項について審決は，本件特許発明２及び３が，本件特許出願の優先日前に甲１及び５ないし８に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたと判断したが，誤りである。
22ア仮に特定の癌患者に対してタキソールを１７５ｍｇ／ｍ2又は１３５ｍｇ／ｍ2ｍｇ／ｍｍｇ／ｍ の投与量で３時間注入で試験することが甲１に開示されているとしても，甲１には，当該投与時間で投与量を増加して，同様に，有効かつ安全に用い得るか否か については何の記載も示唆もない。また，甲１及び５ないし８には，予備投薬された特定の癌患者に対して限定された用量範囲のタキソールを用いることによ り，従来にない抗腫瘍剤としての優れた効果をもたらし，毒性軽減効果を示すことについて何の記載も示唆もない。従来，６時間や２４時間で投与されていた薬 剤を３時間で投与することは，代謝，排泄の早さを超える速度で薬剤が投与され，薬剤の血中濃度がはるかに高くなる可能性があるから，有効性を高めることも あるが，副作用を助長するおそれもあり，また，１３５ｍｇ／ｍ2をはるかに超える２７５ｍｇ／ｍ2をｍｇ／ｍｍｇ／ｍ22治療に使用することは，甲１ないし４記載の用量を治療に使用すること以上に，医師にとって困難なものである。
イ また，甲５ないし８は，甲１と同様に，臨床試験の途上における発表であり，副作用の問題は未だ克服されておらず，現実の患者への投与を可能ならしめるもの ではないのであって，甲５ないし８の技術内容は，医師が反復実施して現実の患者への有効かつ安全な投与という技術効果を挙げることができる程度にまで具体 的，客観的なものとしては構成されていないから，発明として未完成であり，引用発明とはなり得ない。
ウ したがって，甲１に記載された欧州－カナダ試験の３時間注入で用いる薬剤について，甲５ないし８の記載に基づき，２４時間注入及び６時間注入において確認 されている最大投与量まで投与量を増加してみることは，当業者が容易に想到し得たものではないから，本件特許発明２及び３が，本件特許出願の優先日前に甲 １及び５ないし８に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたとした審決の判断は，誤りである。
(3)特許法３６条５項について審決は，「本件明細書には，約１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下のｍｇ／ｍタキソールが約３時間に渡り投与される発明が記載されているとはいえないから，本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはいえない。」と判断したが，誤りである。
ア本件明細書は，集約された多くの具体的な試験データの分析結果に基づいて，予備投薬された特定の癌患者に対し１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５ｍｇ／ｍ2の 用量でタキソールの３時間注入という特定の用法，用量で所望の効果が得られることを開示した具体的記載（段落【００２６】，【００２８】及び 【００３０】）を踏まｍｇ／えて，「更に，より高投与量のタキソールで治療し得る患者には，約２７５までのタキソールが投与でき，・・・」（段落 【００４１】）と開示しているのであって，これが，同用法，すなわち３時間注入で１３５ｍｇ／ｍ2や１７５ｍｇ／ｍ2よりも高用量のタキソール，すなわち，「１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下のタキソール」を投与できることを意図しているのは，当業者であれば，極めて容易に理解することができる。
ま た，仮に段落【００４１】の記載が３時間投与に限定されたものでないとしても，２４時間注入に比べてはるかに安全性が高く，そのために特許請求の範囲で限 定している３時間注入を含むことは明らかであって，たとえ，好ましい３時間注入に加えてより好ましくない２４時間注入の場合をも含めて，より高投与量のタ キソールの使用を示したものであっても，特許請求の範囲で限定している好ましい３時間注入を専ら意図しているのは，明細書全体の記載からみて自明のことで ある。
イなお，高投与量の３時間注入という条件で予備投薬中の固形癌，白血病又は卵巣癌の患者に適用したときに望ましい効果が現に得られていることは，甲９（審判乙１，Jpn.J.CancerRes.,Vol.86,p.1203-1209(December1995)），甲１０（審判乙２，癌と化学療法,Vol.23,No.3,p.317-325(1996)）及び甲１１（審判乙３，ClinicalCancerResearch,Vol.1,p.599-606(June1995)）に示されているとおりである。甲９ないし１１は，本件特許出願後に出されたものであるが，高用量のタキソールを用いた日本での試験結果を示すものであって，日本への特許出願以前に開始された試験データを示すものである。
22ウしたがって，本件明細書には，約１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ以下のタキソールが約３時間に渡り投与される発明が記載されているということができるから，「本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはいえない。」とした審決の判断は，誤りである。
▼２被告の反論
(1)特許法２９条１項３号について
ア 本件特許発明は，本件明細書に記載されたタキソールの用量範囲に比べて，これを含むがはるかに逸脱した広い用量範囲（本件特許発明１）やこれから全く外れ てその外側にある用量範囲（本件特許発明２及び３）に係るものであって，原告がその用法，用量を解明，特定したとは到底いうことができない。また，本件特 許発明１の構成全体が本件特許の優先日前に頒布された刊行物である甲１ないし４の何れにも記載されていて，いわゆる文献公知の状態にあり，本件特許出願に より何ら新規な技術思想を開示していないから，本件特許発明が，既に知られていた化合物について，癌患者の治療に使用することを可能とする用法，用量を解 明，特定することにより完成された医薬組成物に関するものであるということはできない。
イ 発明が刊行物に記載されているというためには，発明の構成が開示されていれば十分であって，目的や作用効果までが記載されている必要はないところ，甲１な いし４には，本件特許発明１と同一の構成が記載されている。そして，有効性及び安全性は，医療行政が専ら関与する事項であって，刊行物に発明が技術思想と して容易に実施できる程度に記載されているか否かの問題とは次元を異にするものである上，甲１ないし４の発行時点においては，種々の臨床投与プロトコール が次々と試みられ，有効性と安全性に関する知見が当業者の間に積み上げられてきた結果として，過敏症反応を軽減又は最小化するために予備投薬された患者へ のタキソール１７５ｍｇ／ｍ2又は１３５ｍｇ／ｍ2の ３時間の注入による非経口投与というプロトコールが（２４時間の注入による投与と平行して）計画され実施されたのであるから，甲１ないし４の何れかに接し た当業者であれば，それ以前に試みられたプロトコールにおける豊富な知見にも照らして，甲１ないし４に記載された，予備投薬された患者へのタキソール １７５ｍｇ／ｍ2又は１３５ｍｇ／ｍ2の３時間注入というプロトコールを実施することは造作もないことであった。
ウしたがって，甲１ないし４には，当業者が容易に本件特許発明１を実施し得る程度に発明が記載されているということができるから，本件特許発明１が甲１ないし４に記載された発明と同一であるとした審決の認定に誤りはない。
(2)特許法２９条２項について2ア タキソールの許容投与量について，甲６には，３時間注入で１６０ｍｇ／ｍまで安全に投与できること，更なる投与量の増加が予定されていることが記載さｍｇ れ，甲１には，最大許容投与量範囲が６時間注入について２１２ないし２６５，２４時間注入について２００ないし２５０であることが記載され，／ｍｍｇ／ｍ22甲７には，６時間注入でも２７５ｍｇ／ｍ2が最大許容投与量であることが記載され，甲８には，６時間注入で２７５ｍｇ／ｍ2までの用量が投与されたこと，２５０が推奨投与量であることが記載されている。また，甲５には，タキソールの投与が卵巣癌において３０％の応答率を示したことが記載されている。
イこのような状況下において，予備投薬下でのタキソールの１３５ｍｇ／ｍ2又は１７５ｍｇ／ｍ2の投与量について，２４時間でなく３時間注入でも実行可能であるとの甲１に記載の報告に接したならば，当業者が，予備投薬下の３時間注入において投与量を１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下の範囲内で任意に増加ｍｇ／ｍすることに何の困難もない。
ウ したがって，甲１に記載された欧州－カナダ試験の３時間注入で用いる薬剤について，甲５ないし８の記載に基づき，２４時間注入及び６時間注入において確認 されている最大投与量まで投与量を増加してみることは，当業者が容易に想到し得たものであるから，本件特許発明２及び３が，本件特許出願の優先日前に甲１ 及び５ないし８に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたとした審決の判断に誤りはない。
(3)特許法３６条５項について
ア本件明細書の段落【００２６】，【００２８】及び【００３０】は，過敏症反応と好中球減少症という２種の主要な副作用のうち，好中球減少症のみとの関連で２４時間注入に比して３時間注入が好ましい旨を，試験した投与量である１３５及び１７５ｍｇ／ｍ2の範囲について得られた知見として記載しているにすぎず，本件明細書には，１７５ｍｇ／ｍ2より大きい投与量について試験を行ったとの記載はない。
イ 甲９ないし１１は，日本への特許出願以前に開始された試験データを示すものであるか否かが分からない上，仮に日本への特許出願以前に開始された試験データ を示すものであるとしても，特許出願後に試験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって，その内容を特許請求の範囲に記 載された発明の範囲まで拡張ないし一般化することは許されないというべきである。
22ウしたがって，本件明細書には，約１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍｍｇ／ｍ以下のタキソールが約３時間に渡り投与される発明が記載されているということはできないのであって，「本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはいえない。」とした審決の判断に誤りはない。
◆第４当裁判所の判断
▼１特許法３６条５項について
審決は，「本件特許発明２及び３は，３時間投与である本件特許発明１において，タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以 下に限定されたものｍｇ／ｍである。」として，特許法３６条５項１号に違反するか否かについて検討し，「そうすると，明細書中の実施例（試験）における用 量を含まず，また，明細書中に３ｍｇ時間投与についての好ましい用量の範囲と全く重複しない範囲である「１７５より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下」の範囲に敢えて限定した３時間投与が明細書／ｍに記載されているということはできない。したがって，本件明細書には，約１７５より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以 下のタキソールが約３時間に渡り投与される発ｍｇ／ｍ明が記載されているとはいえないから，本件特許発明２及び３は，明細書に記載された発明であるとはい えない。」とした上，「本件特許は，明細書の記載が特許法３６条５項１号に規定する要件を満たしていない特許出願についてされたものである」と判断した。 以上の審決の説示に照らせば，審決は，タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以 下とする本件特許発明２及び３が明細書に記ｍｇ／ｍ載された発明であるとはいえないとするとともに，上記範囲を包含する本件特許発明１もまた明細書に記載 された発明であるとはいえないとして，本件特許は明細書の記載が特許法３６条５項１号に規定する要件を満たしていないと判断したものと理解することができ る。そこで，まず，特許法３６条５項について検討することとする。
(1)本件明細書（甲１７）の発明の詳細な説明には，次の記載がある。
ア従来技術「【産業上の利用分野】本発明はタキソール（別名パクリタキセルともいう）による癌の治療法に関し，更に詳しく言えば癌の治療におけるタキソール投与の改良に関する。」（段落【０００１】）
「【技術的背景】タキソールは制癌剤として大きな期待が寄せられている天然に産する化合物である。例えば，タキソールは・・・薬物治療抵抗性の卵巣癌に対して活性な薬剤であることが見出されている。・・・」（段落【０００２】）
「・・・長期間の注入は患者にとって不便であり，また６～２４時間に及ぶ注入期間全体に渡る該患者の監視の必要性のために不経済となる。更に，この長期間の注入は患者が病院または治療診療所で少なくとも一夜を過ごすことを必要とする。
か くして，レシピエントを外来患者として治療することを可能とするタキソール注入プロトコールの開発が極めて望ましい。タキソール注入の前に一般に予備投薬 が実施され，また注入後の監視および記録の維持が必要とされるので，該注入時間は６時間を越えず，しかも該注入投与量は該患者に抗－腫瘍効果を与えるのに 十分なタキソールを与える値であるべきであり，しかも投与限界毒性を越えないものであるべきである。また，予備投薬を最小化することが望ましい。というの は，予備投薬は患者の不快感を増大し，かつ治療費および治療期間を増大するからである。」（段落【０００８】）
「注 入時間を短縮できなくとも，現時点において抗－腫瘍効果を与えるのに必要と考えられているタキソールの高い投与量の使用を回避することも望ましい。即ち， 高い投与量の使用は種々の悪い副作用を誘発するからである。・・・従って，タキソールの服用量を減じ，かつ可能ならばタキソールの供給源を拡大し，しかも タキソールの有害な副作用を低減することが極めて望ましい。また，患者にタキソールを投与するのに必要な時間を減じて，患者の不快感および治療費を最小化 することも極めて望ましいことである。かくして，少量のタキソールを使用し，および／または注入時間をより短くすることを可能とする新規なタキソールの投 与方法の開発に対する要求がある。」（段落【０００９】）
イ目的「【発明が解決しようとす る課題】従って，本発明の第一の目的は，現時点における６～２４時間という注入プロトコールよりも短期間に渡りタキソールを投与し，かつタキソールの投与 により誘発される有害な作用を最小化する，新規なタキソールの投与形態を提供することにある。本発明のもう一つの目的は，タキソールの投与による所定の抗 －腫瘍効果を犠牲にすることなく，患者に投与すべきタキソールの量を減じることを可能とする新規なタキソールの投与形態を提供することにある。更に別の本 発明の目的は，タキソールの低投与量およびより短い注入時間を使用し，しかも該タキソール投与の抗－腫瘍効果を犠牲にすることのない新規なタキソールの投 与形態を提供することにある。」（段落【００１０】）
ウ解決するための技術手段「【課題を 解決するための手段】・・・本発明は，癌に罹患した患者に，２４時間を越えない期間に渡り，分割して，又は逐次的に，又は同時に，投与されるように配合さ れ，包装された，抗－腫瘍的に有効な量のタキソールと，致命的なアナフィラキシー－様反応を防止するのに十分な薬物とを含む制癌剤である。好ましくは抗－ 腫瘍的に有効な量のタキソールは，約１３５ｍｇ／ｍ2～約２７５ｍｇ／ｍ2の範囲内にあり，さらに好ましくは約１３５ｍｇ／ｍ2～約１７５ｍｇ／ｍ2の範囲内にある。特に好ましくは，抗－腫瘍的に有効な量のタキソールは，約１３５ｍｇ／ｍ2で ある。本発明の制癌剤は，好ましくは固形癌または白血病の治療に分割して又は逐次的に使用される。・・・本発明の制癌剤は更に有効量のコロニー刺激因子を 含むことが好ましい。本発明の制癌剤は，好ましくは卵巣癌の治療に分割して又は逐次的に使用される。・・・」（段落【００１１】）
「好ましい態様において，タキソールの注入は６時間未満の期間，好ましくは約３時間に渡り行われ，その際の投与量は約１３５ｍｇ／ｍ2～約２７５ｍｇ／ｍ2，好ましくは約１３５ｍｇ／ｍ2～約１７５ｍｇ／ｍ2の範囲内であり，該投与は過敏症反応を緩和もしくは最小化するために予備治療した後に実施される。好ましい態様において，抗－腫瘍効果は，過敏症反応を減衰または排除するための予備投薬に引き続いて，癌に罹った患者に３時間の注入を通して約１３５ｍｇ／ｍ2の タキソールを注入することにより達成される。丸塊注入または短時間（１～３時間）の注入がアナフィラキシー反応または他の過敏症反応を誘発するという，ま た６－２４時間までの注入時間の延長とを組み合わせた予備投薬のみが最も重度のアレルギー反応を低減または排除するであろうという従来の理解を勘案する と，これらの結果は驚くべきものである。・・・」（段落【００１２】）
ｍ「過敏症反応を最小化または排除するための予備治療後に，高投与量（１７０）のタキソールを２４－時間に渡り患者に注入して所定の抗－腫瘍効果を達ｇ／ｍ2成することが必要であるという従来の理解にも拘らず，驚くべきことにタキソールが約１３５～約１７５ｍｇ／ｍ2なる投与量にて６時間未満の注入により癌患者に安全に投与できることを見出した。好ましい態様において，タキソールはその投与量約１３５または約１７５ｍｇ／ｍ2に て，約３時間の期間に渡る注入により投与される。最も重大なことは，この短期間の注入が骨髄抑制を殆ど生じず，これが感染率および発熱エピソード（例え ば，有熱性好中球減少症）の低下に導くという驚嘆すべき発見である。本発明の好ましい注入スケジュールに従えば，上皮性卵巣癌に罹った患者に対して１０％ を越える目標とする応答率，および好ましくは卵巣癌に罹った少なくとも１５０名の患者の群に対して１４％またはそれ以上の目標応答率が得られる。タキソー ルが短時間の注入（例えば，６時間未満，好ましくは約３時間）により安全に投与できるという驚くべき発見は，タキソールを外来患者に投与できることを意味 し，ことのことは患者の入院に伴う時間および医療費を節減するばかりか，患者の生活環境をも改善する。また，低タキソール投与量，例えば約１３５を約３時 間～約２８時間の注入により投与することができ，この場合にも依然として抗－腫瘍的に有効である。」（段落【００１４】）
エ 実施例「・・・卵巣癌の治療における本発明の新規なタキソール注入プロトコールの利用の成功は，抗－腫瘍的に有効な投与量のタキソールが従来可能と考えら れていた注入期間よりも短期間に渡り，重度の過敏症反応を生じることなく，もしくは致死性のアナフィラキシーショックを誘発することなく注入できることを 容易に理解させる。かくして，本発明の注入プロトコールは固形腫瘍および白血病，例えば肺癌，乳癌および卵巣癌等（但し，これらに限定されない）の治療に 使用できる。種々の型の癌の治療は，最適の有効性をもつようにタキソールの投与量を調節する必要があり得ることを理解すべきである。以上述べたことは，明 らかにタキソールが本発明のプロトコールに従って投与した場合に，癌例えば卵巣癌の治療において効果的かつ安全であるという事実を確証している。特に，予 備投薬後に投与量約１３５ｍｇ／ｍ2のタキソールの３時間の注入を利用することにより，癌に罹った患者へのタキソールの投与に関連する骨髄毒性および神経障害の発生頻度の大幅な減少がもたらされる。更に，重度の過敏症反応を呈する患者には，該ＨＳＲ症状を治療した後に，好ましくは約１３５～約１７５ｍｇ／ｍ2の投与量を使用した，約２４時間またはそれ以上の注入の利用によりタキソールを再投与できる。好ましくは，骨髄抑制の改善を助けるためにコロニー刺激因子を投与する。」（段落【００４０】）
「抗 腫瘍性を達成するために低投与量のタキソールの使用は，現時点におけるタキソールの限られた供給の下でより多くの患者を治療することを可能とするであろ う。更に，本発明のプロトコールに従ったタキソールによる治療中に患者中に見られた諸毒性に依存して，注入期間を延長もしくは短縮でき，あるいはタキソー ルの投与量を減少もしくは増大でき，結果としてタキソールでの癌の治療におけるより高い寛容度を得ることができる。更に，より高投与量のタキソールで治療 し得る患者には，約２７５ｍｇ／ｍ2までのタキソールが投与でき，該患者が重度の毒性，例えば重度 の神経障害に罹った場合には，本発明のプロトコールは該タキソールの投与量を減じることを可能とする。上記教示から，本発明の多くの改良並びに変更が可能 であることを容易に理解することができる。従って，本発明は特に記載した以外の態様で実施することが可能であることを理解すべきである。」（段落 【００４１】）
(2)上記(1)の 記載によれば，本件特許発明は，癌の治療におけるタキソール投与の改良に関し，①６～２４時間という注入プロトコールよりも短期間でタキソールを投与し， かつ，タキソールの投与により誘発される有害な作用を最小化する新規なタキソールの投与形態を提供すること，②タキソールの投与による所定の抗－腫瘍効果 を犠牲にすることなく，患者に投与すべきタキソールの量を減じることを可能とする新規なタキソールの投与形態を提供すること，③タキソールの低投与量及び より短い注入時間を使用し，しかもタキソール投与の抗－腫瘍効果を犠牲にすることのない新規なタキソールの投与形態を提供することを目的として検討した結 果，固形癌，白血病又は卵巣癌の治療における有効かつ安全なタキソール注入プロトコールとして，具体的な投与量と注入時間を見出したことに基づきされた発 明であって，これにより，タキソールの短時間注入によっても有効かつ安全な投与を可能にし，外来患者をも治療することができるという効果を奏するものであ ると認められる。
(3)ところで，本件明細書の発明の詳細な説明には，タキソールの具体的な投与量と注入時間について，段落【００１６】（【表１】）に，投与量として１３５ｇ／ｍ2及び１７５ｍｇ／ｍ2， 注入期間として３時間及び２４時間を組み合わせた４つの治療群が示され，段落【００２２】に，「本発明のタキソール投与法の有効性と安全性とを確認するた めに，組織学的に確認された卵巣癌に罹患し，プラチナ投与を含む治療中に進行し，もしくはその後に再発した患者に，前に記載した４群の１種に従ってタキ ソール投与を行った。」とタキソールを卵巣癌の治療に適用したことが記載され，段落【００２３】に，「本発明のタキソールの改良投与法の有効性および安全 性は，前に記載した４つの治療群に無作為抽出した１５９名の患者に基いて評価した。」として，これらの群の具体的データが記載されている。
しかしながら，段落【００４１】に，「更に，より高投与量のタキソールで治療し得る患者には，約２７５ｍｇ／ｍ2までのタキソールが投与でき，」と記載されてはいるものの，タキソール投与量が１７５ｍｇ／ｍ2を 超える３時間注入の有効性や安全性に関しては，発明の詳細な説明に具体的データの記載が全くない。また，段落【００４０】に，「かくして，本発明の注入プ ロトコールは固形腫瘍および白血病，例えば肺癌，乳癌および卵巣癌等（但し，これらに限定されない）の治療に使用できる。」と記載されてはいるものの，具体的には卵巣癌に罹患した患者に関するデータが示されているだけであって，本件特許発明１及び２の用途として特定された固形癌全般や白血病に罹患した患者に対する有効性や安全性に関しては，発明の詳細な説明に具体的データの記載が全くない。
しかしながら，段落【００４１】に，「更に，より高投与量のタキソールで治療し得る患者には，約２７５ｍｇ／ｍ2までのタキソールが投与でき，」と記載されてはいるものの，タキソール投与量が１７５ｍｇ／ｍ2を 超える３時間注入の有効性や安全性に関しては，発明の詳細な説明に具体的データの記載が全くない。また，段落【００４０】に，「かくして，本発明の注入プ ロトコールは固形腫瘍および白血病，例えば肺癌，乳癌および卵巣癌等（但し，これらに限定されない）の治療に使用できる。」と記載されてはいるものの，具体的には卵巣癌に罹患した患者に関するデータが示されているだけであって，本件特許発明１及び２の用途として特定された固形癌全般や白血病に罹患した患者に対する有効性や安全性に関しては，発明の詳細な説明に具体的データの記載が全くない。
(4)一 般に，医薬についての用途発明においては，物質名や化学構造からその有用性を予測することは困難であって，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，製剤化の ための事項がある程度記載されていても，それだけでは，当業者は当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることはできず，発明の課題が解 決できることを認識することはできないから，さらに薬理データ又はこれと同視することのできる程度の事項を記載してその用途の有用性を裏付ける必要がある というべきである。そして，その裏返しとして，特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを超えているときには，特許請求の範囲の記載は，特許法 ３６条５項１号が規定するいわゆるサポート要件に違反するということになる。
これを本件についてみるのに，発明の詳細な説明には，３時間のタキソール投与量が１３５ないし１７５ｍｇ／ｍ2の範囲については，卵巣癌に罹患した患者に対する有効性や安全性を裏付ける記載があるということができるとしても，上記(3)のとおり，３時間のタキソール投与量が１７５ｍｇ／ｍ2を超えるものについては，その有効性や安全性を裏付ける記載がないから，本件特許発明２及び３は，その有効性，安全性を確認することができる具体的データが発明の詳細な説明に記載されていないといわなければならないし，また，卵巣癌以外の固形癌及び白血病に罹患した患者に対する有効性や安全性を裏付ける記載もないから，本件特許発明２は，さらに，その有効性や安全性を確認することができる具体的データも発明の詳細な説明に記載されていないといわなければならない。
これを本件についてみるのに，発明の詳細な説明には，３時間のタキソール投与量が１３５ないし１７５ｍｇ／ｍ2の範囲については，卵巣癌に罹患した患者に対する有効性や安全性を裏付ける記載があるということができるとしても，上記(3)のとおり，３時間のタキソール投与量が１７５ｍｇ／ｍ2を超えるものについては，その有効性や安全性を裏付ける記載がないから，本件特許発明２及び３は，その有効性，安全性を確認することができる具体的データが発明の詳細な説明に記載されていないといわなければならないし，また，卵巣癌以外の固形癌及び白血病に罹患した患者に対する有効性や安全性を裏付ける記載もないから，本件特許発明２は，さらに，その有効性や安全性を確認することができる具体的データも発明の詳細な説明に記載されていないといわなければならない。
(5)したがって，特許請求の範囲に記載された本件特許発明２及び３は，発明の詳細な説明に記載された発明であるということはできない。
ｍそして，本件特許発明１は，タキソールの３時間注入における投与量が１７５より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下の範囲をも含む発明であって，本件特許発明２及び３は，この１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下の範囲の投与量を，本件特許発明１が特定した適用症例に応じて，固形癌又は白血病であるか（本件特許発明２），卵巣癌であるか（本件特許発明３）で区分した発明であるから，結局，本件特許発明１は，本件特許発明２及び３を包含する関係にあることになる。そうであれば，本件特許発明２及び３が発明の詳細な説明に記載された発明であるということができない以上，これを包含する本件特許発明１も発明の詳細な説明に記載された発明であるということはできない。
ｍそして，本件特許発明１は，タキソールの３時間注入における投与量が１７５より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下の範囲をも含む発明であって，本件特許発明２及び３は，この１７５ｍｇ／ｍ2より大で約２７５ｍｇ／ｍ2以下の範囲の投与量を，本件特許発明１が特定した適用症例に応じて，固形癌又は白血病であるか（本件特許発明２），卵巣癌であるか（本件特許発明３）で区分した発明であるから，結局，本件特許発明１は，本件特許発明２及び３を包含する関係にあることになる。そうであれば，本件特許発明２及び３が発明の詳細な説明に記載された発明であるということができない以上，これを包含する本件特許発明１も発明の詳細な説明に記載された発明であるということはできない。
(6)原告の主張について
ア原告は，本件明細書は，タキソールの１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５の用量で３時間注入という特定の用法，用量で所望の効果が得られることを開示した具体的記載（段落【００２６】，【００２８】及び【００３０】）を踏まえて，「更に，より高投与量のタキソールで治療し得る患者には，約２７５ｍｇ／ｍ2までのタキソールが投与でき，・・・」（段落【００４１】）と開示しているのであって，これが，同用法，すなわち３時間注入で１３５ｍｇ／ｍ2や１７５ｍｇ／ｍ2よ りも高用量のタキソールを投与することを意図しているのは，当業者であれば，極めて容易に理解することができるし，仮に段落【００４１】の記載が３時間投 与に限定されたものでないとしても，特許請求の範囲で限定している好ましい３時間注入を専ら意図しているのは，明細書全体の記載からみて自明のことである と主張する。
しかしながら，本件特許発明が３時間注入で１３５ｍｇ／ｍ2や１７５ｍｇ／ｍ2よりも高用量のタキソールを投与することを意図し，又は専ら意図しているものであるとしても，上記(3)のとおり，発明の詳細な説明には，３時間のタキソール投与量が１７５ｍｇ／ｍ2を超えるものについては，その有効性や安全性を裏付ける記載がないのであるから，本件特許発明１ないし３に係る特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを欠いていることに変わりはない。
原告の上記主張は，採用の限りでない。
イまた，原告は，高投与量の３時間注入という条件で予備投薬中の固形癌，白血病又は卵巣癌の患者に適用したときに望ましい効果が現に得られることは，高用量のタキソールを用いた日本での試験結果である甲９ないし１１に示されているとおりであると主張する。
しかしながら，上記(3)のとおり，発明の詳細な説明には，３時間のタキソール投与量が１７５ｍｇ／ｍ2を 超えるものについては，その有効性や安全性を裏付ける記載がないのであるから，当業者は，タキソールが実際にその用法，用量で有用性があるか否かを知るこ とができない。そして，甲９ないし１１は，甲９が１９９５年（平成７年）１２月，甲１０が１９９６年（平成８年）２月，甲１１が１９９５年（平成７年）６ 月といずれも本件特許発明の特許出願後に刊行された文献であるところ，これらにおいて，高投与量の３時間注入という条件で予備投薬中の固形癌，白血病又は 卵巣癌の患者に適用したときに望ましい効果が現に得られることが開示されているとしても，これをもって，発明の詳細な説明の記載内容を補足することは許さ れないというべきである。
原告の上記主張も，採用することができない。
(7)し たがって，本件特許発明１ないし３は，いずれも，発明の詳細な説明に記載された発明であるということはできないのであって，本件特許発明１ないし３に係る 特許請求の範囲の記載は，特許法３６条５項１号の規定に違反するから，これと同旨の審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由３は理由がない。
▼２特許法２９条１項３号について
なお，審決の説示にかんがみ，特許法２９条１項３号について判断することとする。
(1)弁論の全趣旨によれば，甲１ないし４に記載された臨床試験のプロトコールが本件特許発明１の臨床試験のプロトコールであることが認められ，甲１ないし４に，「卵巣癌の患者に，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５ｍｇ／ｍ2の用量で３時間にわたり非経口的に投与すること」が記載されていることは当事者間に争いがない。
そうであれば，甲１ないし４には，本件発明１の構成要件を充足する態様が記載されているということができるから，本件特許発明１は甲１ないし４に記載された発明と同一であると認められる。
2(2)原告は，甲１ないし４において，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ及び１３５ｍｇ／ｍ2の 用量で３時間にわたり非経口的に投与することの有効性及び安全性は未だ試験中であって，確立されていないから，甲１ないし４には，本件特許発明１を実施し 得る程度に発明が記載されていないし，また，医師が反復実施して現実の患者への有効かつ安全な投与という技術効果を挙げることができる程度にまで具体的， 客観的なものとしては構成されていないから，発明として未完成であると主張する。
しかしながら，「頒布された刊行物に記載された発明」（特許法２９条１項３号）においては，特許を受けようとする発明が新規なものであるか否かを検討するために，当該発明に対応する構成を有するかどうかのみが問題とされるべきであるところ，そ の投与プロトコールの有効性及び安全性は，甲１ないし４に記載された臨床試験においても当然に期待されているものであり，その期待どおりの効果が得られる ことを確認する試験として進行中のものであって，確立した態様としては記載されていないとしても，それだけでは，本件発明１の構成要件を充足する態様が甲 １ないし４に記載されていると認定することの妨げにはならないというべきであるから，甲１ないし４は，引用文献としての適格性を欠くものではない。
なお，原告は，甲１９（Ａ作成の鑑定書），甲２０（Ｂ作成の鑑定書）及び甲２１（Ｃ作成の鑑定書）を提出するところ，甲１９には，「甲第１号証～甲第４号証の文献に記載のプロトコールに従って，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５ｍｇ／ｍ2の 用量で３時間にわたり非経口的に投与する場合，それら甲第１号証～甲第４号証には，そのような投与がいかなる結果を与えるか，具体的データは全く示されて おらず，果して安全且つ有効に投与できるかどうか不明である。したがって，そのような用法・用量による投与が安全且つ有効に行えるかどうか予測できない。 すなわち，甲第１号証～甲第４号証には，欧州およびカナダにおいて，タキソールを１３５及び１７５ｍｇ／ｍ2の用量で３時間注入または２４時間注入にて卵巣癌患者に対して臨床試験が行われつつあることが示されているが，それらの文献には具体的にいかなる効果であったか全くデータは示されていない。・
・」と記載され，甲２０には，「結論として，甲第１号証～甲第４号証を基にタキソールの１７５ｍｇ／ｍ2および１３５の３時間投与スケジュールを臨床腫瘍医が癌臨床の現場で安全，かつ有効に行い得るという予測はできないし，容易にすべきではない。換言すれば，甲第１号証～甲第４号証をもってタキソールの１７
▼５および１３５の３時間投与スケジュールを公知の事実とするには大いに問題がある。」と記載され，甲２１には，「甲第１号証～甲第４号証の文献には，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2お よび１３５の用量で３時間に亘り非経口的に投与する場合，患者にどのような結果を与えるかについての具体的データは全く示されておらず，婦人科腫瘍医が実 地臨床の場で，このような用法・用量によるタキソールの投与が安全・有効に行えると予測することは不可能である。」，「結論として，甲第１号証～甲第４号 証の時点（１９９１年１１月から１９９２年５月）ではタキソール１７５ｍｇ／ｍ2および１３５の３ 時間非経口投与は未だ臨床試験途上，あるいは開始直後の域を出ないもので，これらの甲第１号証～甲第４号証の文献をもとに実地癌臨床の場でタキソールとい う毒性の強い制癌剤を安全・有効に使い得るという予測は不可能であり，この時点では，臨床医として一般患者への投与は行うべきではない。」と記載されてい る。しかし，甲１ないし４に記載されたプロトコール自体は明確であるから，タキソールをどのように投与するかは明確であり，むしろ，甲１ないし４に記載された臨床試験がⅡ相試験まで進んでいることをも併せ考えると，技術的にみて，タキソールが投与不可能な薬剤であるということはできない。上記甲１９ないし２１は，あくまでも医療行為として，医師が実地臨床の場でタキソールを直ちに処方することができるものではないというにとどまるのであって，これをもって，本件発明１の構成要件を充足する態様が甲１ないし４に記載されていないということはできない。
原告の主張は，採用することができない。
(3)そうすると，本件特許発明１が甲１ないし４に記載された発明と同一であるとした審決の認定に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
◆第５結論以上のとおりであって，その余の取消事由について判断するまでもなく，原告の請求は理由がないから，原告の請求は棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第４部裁判長裁判官塚原朋一裁判官高野輝久裁判官佐藤達文
なお，原告は，甲１９（Ａ作成の鑑定書），甲２０（Ｂ作成の鑑定書）及び甲２１（Ｃ作成の鑑定書）を提出するところ，甲１９には，「甲第１号証～甲第４号証の文献に記載のプロトコールに従って，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2及び１３５ｍｇ／ｍ2の 用量で３時間にわたり非経口的に投与する場合，それら甲第１号証～甲第４号証には，そのような投与がいかなる結果を与えるか，具体的データは全く示されて おらず，果して安全且つ有効に投与できるかどうか不明である。したがって，そのような用法・用量による投与が安全且つ有効に行えるかどうか予測できない。 すなわち，甲第１号証～甲第４号証には，欧州およびカナダにおいて，タキソールを１３５及び１７５ｍｇ／ｍ2の用量で３時間注入または２４時間注入にて卵巣癌患者に対して臨床試験が行われつつあることが示されているが，それらの文献には具体的にいかなる効果であったか全くデータは示されていない。・
・」と記載され，甲２０には，「結論として，甲第１号証～甲第４号証を基にタキソールの１７５ｍｇ／ｍ2および１３５の３時間投与スケジュールを臨床腫瘍医が癌臨床の現場で安全，かつ有効に行い得るという予測はできないし，容易にすべきではない。換言すれば，甲第１号証～甲第４号証をもってタキソールの１７
▼５および１３５の３時間投与スケジュールを公知の事実とするには大いに問題がある。」と記載され，甲２１には，「甲第１号証～甲第４号証の文献には，タキソールを制癌剤として１７５ｍｇ／ｍ2お よび１３５の用量で３時間に亘り非経口的に投与する場合，患者にどのような結果を与えるかについての具体的データは全く示されておらず，婦人科腫瘍医が実 地臨床の場で，このような用法・用量によるタキソールの投与が安全・有効に行えると予測することは不可能である。」，「結論として，甲第１号証～甲第４号 証の時点（１９９１年１１月から１９９２年５月）ではタキソール１７５ｍｇ／ｍ2および１３５の３ 時間非経口投与は未だ臨床試験途上，あるいは開始直後の域を出ないもので，これらの甲第１号証～甲第４号証の文献をもとに実地癌臨床の場でタキソールとい う毒性の強い制癌剤を安全・有効に使い得るという予測は不可能であり，この時点では，臨床医として一般患者への投与は行うべきではない。」と記載されてい る。しかし，甲１ないし４に記載されたプロトコール自体は明確であるから，タキソールをどのように投与するかは明確であり，むしろ，甲１ないし４に記載された臨床試験がⅡ相試験まで進んでいることをも併せ考えると，技術的にみて，タキソールが投与不可能な薬剤であるということはできない。上記甲１９ないし２１は，あくまでも医療行為として，医師が実地臨床の場でタキソールを直ちに処方することができるものではないというにとどまるのであって，これをもって，本件発明１の構成要件を充足する態様が甲１ないし４に記載されていないということはできない。
原告の主張は，採用することができない。
(3)そうすると，本件特許発明１が甲１ないし４に記載された発明と同一であるとした審決の認定に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
◆第５結論以上のとおりであって，その余の取消事由について判断するまでもなく，原告の請求は理由がないから，原告の請求は棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第４部裁判長裁判官塚原朋一裁判官高野輝久裁判官佐藤達文
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