＜判決紹介＞
平成22(ネ)10043号特許権侵害差止請求控訴事件
■コメント: 今更な気もしますが、プロダクトバイプロセスクレームの知財高裁 大合議判決のご紹介。 仕事で同クレームの話が出てきたのでついでに要点をまとめておきます。 実務に大きな影響はなさそうです。 鑑定書は作りやすくなったと思います。
判決文はこちらから
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■要点
・技術的範囲
本件発明は不真正→製法限定で解釈→被告製品は工程a)非充足→技術的範囲外→非侵害
・要旨認定
本件発明は不真正→製法限定で認定→先行文献から容易→権利行使不可（104条の3①）
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■概要
・平成22(ネ)10043号特許権侵害差止請求控訴事件
・平成24年1月27日判決言渡 知的財産高等裁判所特別部
・控訴人: テバ ジョジセルジャール ザートケルエン ムケド レースベニュタール シャシャーグ
・被控訴人: 協和発酵キリン株式会社
・請求項１:
次の段階：
ａ）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し，
ｂ）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し，
ｃ）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し，
ｄ）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え，そして
ｅ）プラバスタチンナトリウム単離すること，
を含んで成る方法によって製造される，プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム。
▼裁判所は、技術的範囲の解釈において、プロダクトバイプロセスクレームを「真性」と「不真性」に分類して、下記のように判断しました。
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裁判所： 「(2) 特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について
…プロダクト・バイ・プロセス・クレームには，「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方法によりこれを行っているとき」
（本件では，このようなクレームを，便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）と，
「物の製造方法が付加して記載されている場合において，当該発明の対象となる物を，その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」
（本件では，このようなクレームを，便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）
の２種類があることになるから，これを区別して検討を加えることとする。
そして，前記アによれば，真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の技術的範囲は，「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し，不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の技術的範囲は，「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。」
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▼さらに、立証責任は特許権者が負うと判断しました。
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裁判所： 「また，特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと，物の発明に係る特許請求の範囲に，製造方法が記載されている場合，その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから，真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについての立証を負担すべきであり，もしその立証を尽くすことができないときは，不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして，発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当である。」
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▼さらに、上記の解釈は104条の3の抗弁（無効の抗弁）の要旨認定でも同様である、と判断しました。
なお、本件に関して、裁判所は「乙３０発明も，本件発明１で特定される工程ａ）～工程ｅ）を備えるものである…29条2項に違反してなされたもの」と述べています。
即ち、方法が一致している点で、技術的範囲の解釈のときとは状況が若干異なります。
・技術的範囲の解釈 → 被告製品は「方法不一致×物同一」 → 「構成要件非充足」
・要旨認定 → 乙３０発明は「方法一致×物同程度（本件発明１は不純物量が限定されている）」→「進歩性欠如」
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裁判所： 「法１０４条の３は，「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において，当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは，特許権者又は専用実施権者は，相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定するが，法１０４条の３に係る抗弁の成否を判断する前提となる発明の要旨は，上記特許無効審判請求手続において特許庁（審判体）が把握すべき請求項の具体的内容と同様に認定されるべきである。
すなわち，本件のように，「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている前記プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については，前述した特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と同様の理由により，
① 発明の対象となる物の構成を，製造方法によることなく，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは，その発明の要旨は，特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム），
② 上記①のような事情が存在するといえないときは，その発明の要旨は，記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。
上記の観点から本件を検討するに，本件特許には，上記①にいう不可能又は困難であるとの事情の存在が認められないことは前述のとおりであるから，特許無効審判請求における発明の要旨の認定に際しても，特許請求の範囲に記載されたとおりの製造方法により製造された物として，その手続を進めるべきものと解され，法１０４条の３に係る抗弁においても同様に解すべきである。
…そして，本件発明１は，クレームに特定される工程ａ）～工程ｅ）によって高純度のプラバスタチンナトリウムを得るものであるが，乙３０発明も，本件発明１で特定される工程ａ）～工程ｅ）を備えるものであるから，乙３０文献に記載された精製方法によって，本件発明１で達成できた純度が達成できないとは考えられず，そのようにして達成された高度に精製されたプラバスタチンナトリウム塩の純度は，本件明細書の実施例と同程度であると考えられる。
さらに，不純物がより少ない方がよいことは技術常識であるから，この高度に精製されたプラバスタチンナトリウム塩について，低減すべき不純物の含有量の上限値を特定することも，当業者の容易になし得ることである。
したがって，本件発明１は，乙３０発明並びに乙１文献及び技術常識によって，当業者が容易に想到し得た発明であると認められる。
…以上のとおり，本件発明１は，乙３０発明並びに乙１文献及び技術常識から本件優先日当時当業者が容易に発明することができたものと認められるから，法２９条２項に違反してなされたものであり，特許無効審判において無効にされるべきものである。」
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