＜判決紹介＞
・平成29年（行ケ）第10210号 審決取消請求事件
・平成30年9月6日判決言渡
・知的財産高等裁判所第3部 鶴岡稔彦 高橋彩 寺田利彦
・原告：ロート製薬株式会社
・被告：Y
・特許5403850
・発明の名称：眼科用清涼組成物■コメント
無効審決に対する審決取消訴訟を紹介します。
クレームの「平均分子量」の明確性が争点になっています。
これまでの経緯は以下のとおりです。特許登録
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無効審判で維持審決
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審決取消訴訟、知財高裁で審決取消（平均分子量が不明確）
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訂正（明細書中のマルハ製品の記載を削除。クレームの平均分子量の数値を狭く限定。）
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無効審決
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審決取消訴訟（今ココ）本件特許の請求項1は以下のとおりです。
「【請求項1】
a）メントール，カンフル又はボルネオールから選択される化合物を，それらの総量として0.01w/v％以上0.1w/v％未満，
b）0.01～10w/v％の塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，炭酸ナトリウム，硫酸マグネシウム，リン酸水素二ナトリウム，リン酸二水素ナトリウム，リン酸二水素カリウムから選ばれる少なくとも1種，および
c）平均分子量が2万～4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩を0.001～10w/v％含有することを特徴とするソフトコンタクトレンズ装用時に清涼感を付与するための眼科用清涼組成物（ただし，局所麻酔剤を含有するものを除く）。」裁判所の判断は以下のとおりで、無効審決を取り消しました。●判決-------------------------------------------------------------------------------------------
2 取消事由（明確性要件に係る認定判断の誤り）について
（1） 明確性要件について
特許法36条6項2号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり，権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うなど第三者の利益が不当に害されることがあり得るので，そのような不都合な結果を防止することにある。そして，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。（2）「平均分子量」の意義
ア 「平均分子量」という概念は，一義的なものではなく，測定方法の違い等によって，「重量平均分子量」，「数平均分子量」，「粘度平均分子量」等に区分される。そして，同一の高分子化合物であっても，重量平均分子量，数平均分子量，粘度平均分子量等の各数値は必ずしも一致せず，それぞれ異なるものとなり得る。（甲17，27）
・・・（3）コンドロイチン硫酸又はその塩について
ア マルハ株式会社と生化学工業株式会社の2社は，本件出願日当時，コンドロイチン硫酸又はその塩の製造販売を市場において独占していた。（甲11，12）
イ 生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて （ｱ） 生化学工業株式会社は，平成16年より以前から，ユーザーからコンドロイチン硫酸ナトリウム製品の平均分子量について問合せがあった場合には，通常，重量平均分子量の数値を提供し，平均分子量約1万，約2万及び約4万とする製品についても重量平均分子量の数値を提供していた（甲100）。これによれば，本件出願日当時，生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として同社が提供していたのは重量平均分子量の数値であり，当業者に公然に知られた数値も，重量平均分子量の数値であったと認められる。
・・・（4）以上を踏まえて本件訂正後の特許請求の範囲の記載の明確性について判断する。
ア 本件訂正後の特許請求の範囲にいう「平均分子量が2万～4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が，本件出願日当時，重量平均分子量，粘度平均分子量，数平均分子量等のいずれを示すものであるかについては，本件訂正明細書において，これを明らかにする記載は存在しない。もっとも，このような場合であっても，本件訂正明細書におけるコンドロイチン硫酸又はその塩及びその他の高分子化合物に関する記載を合理的に解釈し，当業者の技術常識も参酌して，その平均分子量が何であるかを合理的に推認することができるときには，そのように解釈すべきである。 イ 上記1（2）カのとおり，本件訂正明細書には，「本発明に用いるコンドロイチン硫酸又はその塩は公知の高分子化合物であり，平均分子量が0.5万～50万のものを用いる。より好ましくは0.5万～20万，さらに好ましくは平均分子量0.5万～10万，特に好ましくは0.5万～4万のコンドロイチン硫酸又はその塩を用いる。かかるコンドロイチン硫酸又はその塩は市販のものを利用することができ，例えば，生化学工業株式会社から販売されている，コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約1万，平均分子量約2万，平均分子量約4万等）が利用できる。」（段落【0021】）と記載されている。 上記の「生化学工業株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約1万，平均分子量約2万，平均分子量約4万等）」については，本件出願日当時，生化学工業株式会社は，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量について重量平均分子量の数値を提供しており，同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として当業者に公然に知られた数値は重量平均分子量の数値であったこと（上記（3）イ（ｱ））からすれば，その「平均分子量」は重量平均分子量であると合理的に理解することができ，そうだとすると，本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が2万～4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量も重量平均分子量を意味するものと推認することができる。加えて，本件訂正明細書の上記段落に先立つ段落に記載された他の高分子化合物の平均分子量は重量平均分子量であると合理的に理解できること（上記（2）イ），高分子化合物の平均分子量につき一般に重量平均分子量によって明記されていたというのが本件出願日当時の技術常識であること（上記（2）ウ）も，本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が2万～4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が重量平均分子量であるという上記の結論を裏付けるに足りる十分な事情であるということができる。 ウ よって，本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を充足するものと認めるのが相当である。
・・・（5）被告の主張について
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被告は，マルハ株式会社製の製品に関する記載を削除する本件訂正により明確性要件の充足を認めるのは特許請求の範囲を実質的に変更するに等しく妥当性を欠くと主張する。しかし，本件訂正は，① 本件明細書の「かかるコンドロイチン硫酸又はその塩は市販のものを利用することができ，例えば，生化学工業株式会社から販売されている，コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約1万，平均分子量約2万，平均分子量約4万等），マルハ株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約0.7万等）等が利用できる。」（段落【0021】）との記載から，「，マルハ株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約0.7万等）等」を除く訂正（訂正事項5），② 請求項1及び6の「平均分子量が0.5万～4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」を「平均分子量が2万～4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」と改める訂正（訂正事項1及び3）を含むものであるところ（甲95），これをもって，実質上特許請求の範囲を変更したものということはできず，被告の主張は採用できない。
・・・（6）小括
以上によれば，本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たすものといえるから，本件審決にはこれを取り消すべき違法があり，原告の取消事由には理由がある。
3 結論
よって，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判決する。
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重量平均分子量を意味すると「合理的に推認」できるため、クレームの平均分子量は明確と判断された事例
数値限定
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