＜判決紹介＞
・平成27年(ワ)第1025号 特許権侵害差止請求事件
・平成27年10月29日判決言渡、東京地方裁判所民事第46部
・原告: サントリーホールディングス株式会社
・被告: アサヒビール株式会社
■コメント
特許5382754の特許権者であるサントリーが、アサヒビールによる「ドライゼロ」の製造等が特許権侵害に当たるとして、製造等の差し止め及び廃棄を求めた訴訟。
クレーム1は下記の通りで、成分組成等に特徴があります。「【請求項1】
エキス分の総量が0.5重量％以上2.0重量％以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料であって，pHが3.0以上4.5以下で あり，糖質の含量が0.5g/100ml以下である，前記飲料。」アサヒビールは被告製品（ドライゼロ）が本件発明の技術的範囲に属することを争っていません。本件の争点は、本件特許が無効にされるべきものとして特許権を行使することができないか否かにあります。
アサヒビールは(1)～(8)の争点（無効理由）を主張しましたが、裁判所はそのうちの争点(4)及び(5)の進歩性のみを判断しました。引用発明は以下の通り。
争点(4)の引用発明: サントリー オールフリー（公然実施発明1）
争点(5)の引用発明: アサヒ ダブルゼロ（公然実施発明2）
なお、本件特許は早期審査で特許になったものであり、審査段階では新規性・進歩性の拒絶理由は通知されていません。▼争点(4)について
裁判所は、本件特許発明とオールフリーの一致点・相違点について、下記のように判断しました。「エキス分の総量につき，本件発明が0.5重量％以上2.0重量％以下であるのに対し，公然実施発明1が0.39重量％である点で相違し，その余の点で一致する。」原告は、「本件発明はエキス分の総量，pH及び糖質の含量の各数値範囲と飲み応え感及び適度な酸味付与という効果の関連性を見いだしたことを技術思想とするものであり，公然実施発明1はこのような技術思想を開示するものではないから，オールフリーの多数の分析項目の中からエキス分の総量，pH及び糖質の含量のみを抜き出して公然実施発明1を特定することは許されず，エキス分の総量，pH及び糖質の含量をひとまとまりの構成として相違点を認定すべきである。」との主張をしていましたが、裁判所は、「本件発明は，特許請求の範囲の記載上，エキス分の総量，pH及び糖質の含量につき数値範囲を限定しているが，各数値がそれぞれ当該範囲内にあれば足りるのであり，これらが相互に特定の相関関係を有することは規定されていない。また，本件明細書の発明の詳細な説明の欄をみても，例えば，エキス分の総量が0.5重量％であるときはpHをどの範囲とし，これが2.0重量％であるときはpHをどの範囲とするのが望ましいなどといった記載は見当たらず，要は，エキス分の総量，pH及び糖質の含量がそれぞれ数値範囲内にあれば足りるとされている。」など、いくつかの理由により、原告の主張は採用できないと判断しました。
そして相違点については、「(ア)公然実施発明1は，本件特許の優先日当時，我が国におけるノンアルコールのビールテイスト飲料の中で販売金額が最も大きかったが，その一方で，消費者から，コク（飲み応え）がない，物足りない，味が薄いといった評価を受けていた。（乙10，34～36）
(イ)ノンアルコールのビールテイスト飲料については，本件特許の優先日以前から，濃厚感，旨味感，モルト感，ボリューム感やコク感を欠くという問題点が指摘されており，これらを解消して飲み応えを向上させるため，穀物の摩砕物にプロテアーゼ処理を施して得られる風味付与剤，麦芽溶液を抽出して得られる香味改善剤又は香料組成物，植物性タンパク分解物や麦芽抽出物，麦芽エキス，清酒由来のエキスを用いる風味向上剤，茶葉の水又はエタノール抽出物といった添加物を用いる技術が周知となっていた。（乙14～16，25~27）
･･･公然実施発明1に接した当業者において飲み応えが乏しいとの問題があると認識することが明らかであり，これを改善するための手段として，エキス分の添加という方法を採用することは容易であったと認められる。そして，その添加によりエキス分の総量は当然に増加するところ，公然実施発明1の0.39重量％を0.5重量％以上とすることが困難であるとはうかがわれない。そうすると，相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得る事項であると解すべきである。」
として、容易に想到し得ると判断しました。
原告は、顕著な効果として、「本件発明の技術的意義は，pH調整による技術的意義としての高さと絶対量としての飲み応え感の高さとはトレードオフの関係にあるという新規な発見の中で，双方を両立させた範囲としてエキス分の総量を0.5～2.0重量％とした点にあり，低糖質（0.5g/100ml以下）であっても所定のpH範囲であればこの技術的意義を維持できることが特徴である。本件発明の効果は，このような技術的意義に裏打ちされたものであり，公然実施発明1からは全く予測できない顕著なものであった。」と主張していましたが、裁判所は、「エキス分の増加により飲み応えが向上することが周知であることは前記ア(イ)(ウ)のとおりであるから，本件発明が公然実施発明1から予測し得る範囲を超えた顕著な効果を奏するということはできない。」として、顕著な効果はないと判断しました。最終的に裁判所は、本件特許は公然実施発明1（オールフリー）に基づき進歩性欠如の無効理由があると判断しました。
ちなみに、被告から強烈な主張がされています。↓「本件明細書の発明品2（エキス分の総量は0.1重量％）と発明品3（同0.5重量％）を比較すると飲み応えに差異がなく（【表1】），かえって，エキス分の総量を0.5％以上とすると飲み応え及び酸味が劣ることが示されており（【表2】～【表5】），エキス分の総量を0.5重量％以上とすることに技術的意義はない。また，本件明細書には，本件発明のエキス分の総量である「0.5重量％以上2.0重量％以下」と比較して，より好ましい範囲のエキス分の総量として0.5重量％以下であることが記載されているところ（段落【0019】），本件発明は，公然実施発明1を回避するために，上記のエキス分の総量のより好ましい範囲（0.5重量％未満）を除外したものであるから，従来技術である公然実施発明1と比べて何らの技術的貢献をもたらすものではない。」本件特許明細書を見てみましたが、その通りでした。
これは特許を維持するのは難しいですね。
なお、エキス分の総量なんて製品（オールフリー）から分析できるものなの？って思いましたが、被告によると、「ビールの分析方法については，ビール等の間接税課税物件等の試験方法を定めた「国税庁所定分析法」とビール酒造組合国際技術委員会が定めた「BCOJビール分析法」があるところ，いずれの分析方法においてもエキス分が分析項目として挙げられており，ビールに関してエキス分を測定することは当業者では当然の事項となっている。･･･現に，本件特許の優先日前に頒布された「BierederWelt（世界のビール）」と題する文献及び特開2011-229538号公報（乙29）には，アルコールの有無にかかわらず，エキス分が測定されることが開示されている。」とのことでできるみたいです。本件特許明細書にもBCOJビール分析法で測定したエキス値であることが明記されています。▼争点(5)について
裁判所は、本件特許発明とダブルゼロの一致点・相違点について、下記のように判断しました。「糖質の含量につき，本件発明が0.5g/100ml以下であるのに対し，公然実施発明2が0.9g/100mlである点で相違し，その余の点で一致する。」というわけで、今度は糖質の量が異なります。裁判所は、容易想到性に関して以下のように判断しました。
イ上記事実関係によれば，公然実施発明2に接した当業者においては，糖質の含量を100ml当たり0.5g未満に減少させることに強い動機付けがあったことが明らかであり，また，糖質の含量を減少させることは容易であるということができる。そうすると，相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得る事項であると解すべきである。」原告の主張した顕著な効果に対しては、以下のように判断しました。「②について，公然実施発明2のエキス分の総量，pH及び糖質の含量は本件明細書中の発明品4とほぼ同じであるところ（【表1】），発明品4と本件発明の実施例である発明品3（同）を比べると，飲み応えの平均値をみても（発明品3は3.3，発明品4は4.0），pHの調整による飲み応えの変化をみても（発明品3は対照品3に対し1.0の改善，発明品4は対照品4に対し1.0の改善），発明品3の効果が顕著に優れているとは認められない。」
最終的に裁判所は、本件特許は公然実施発明2（ダブルゼロ）に基づき進歩性欠如の無効理由があると判断しました。▼結論
裁判所の結論は以下の通り。進歩性欠如の無効理由ありで、請求棄却。☆「以上の次第で，原告は被告に対して本件特許権を行使することができないから（特許法104条の3第1項），その余の点を判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がない。よって，原告の請求をいずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。」
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