＜知財高裁/リリカ用途特許の侵害訴訟＞　訂正によってもサポート要件を満たさないと判断した事例（ワーナー対小林化工）

第4 当裁判所の判断
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2 争点1（請求項1及び2に係る本件特許の無効の抗弁の成否）について
本件の事案に鑑み、サポート要件違反（争点1-2）を無効理由とする無効の抗弁から、判断することとする。
被控訴人は、本件発明1及び2の特許請求の範囲（請求項1及び2）記載の「痛みの処置における鎮痛剤」にいう「痛み」には、本件明細書の「発明の概要」に記載された各痛み（前記1（2））が含まれるが、当業者において、本件出願当時の技術常識を踏まえても、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、本件発明1及び2の化合物が「炎症性疼痛」及び「術後疼痛」以外の上記各痛みの治療に有効であると認識することができないから、請求項1及び2の「痛み」に含まれるすべての「痛み」の処置をすることができる鎮痛剤を提供するという本件発明1及び2の課題を解決できると認識することができないとして、本件発明1及び2は、発明の詳細な説明に記載したものとはいえず、サポート要件に適合しない旨主張するので、以下において判断する。
（1）本件出願当時の技術常識について
ア 痛み及びその機序に関する文献の記載事項
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d 前記b及びcのとおり、控訴人主張の②及び③は、本件出願当時の技術常識であったものとは認められない。
また、前記アないしエの記載から、慢性疼痛に含まれる神経障害性疼痛又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みは、炎症、組織の損傷又は神経損傷の後に、神経細胞の感作（末梢性感作、NMDA受容体作動性の中枢性感作）により生じ、その原因（端緒の原因）にかかわらず、機序が同一であること（控訴人主張の①）が、本件出願当時の技術常識であったものと認めることはできない。この点に関し、控訴人提出の専門家の意見書（甲67、68、124、125）中には、痛覚過敏及び接触異痛がその原因にかかわらず末梢や中枢の神経細胞の感作により生じることや、神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う痛覚過敏や接触異痛がいずれも神経細胞の感作により生じる旨の記載があるが、その記載内容は、技術文献の記載事項の一部を断片的に引用した上で、評価ないし結論を述べるというものにとどまるため、上記記載から、控訴人主張の①を認定することはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
さらに、控訴人は、甲26、162及び163を根拠として挙げて、本件出願当時、線維筋痛症についても、痛覚過敏や接触異痛は、神経細胞の感作（中枢性感作）によるものと理解されていた旨主張する。
しかし、前記アの記載中には、「線維筋痛症の病因は基本的に不明である。」（乙18）、「結合織炎fibrositisは線維性筋痛fibromyalgiaともいわれ普通にみられる疾患で、筋骨の疼痛とこわばりおよび易疲労性を特徴とし…結合織炎の病因は不明である。」（乙19）、「線維筋痛症候群（fibromyalgiasyndrome）ともいわれるもので、…病因は不明で、仕事環境、精神的要素も加わっていると考えられる。」（乙20）との記載があることに照らすと、線維筋痛症に伴う痛みが発生する原因は、本件出願当時、解明がされていたものとは認められないことに照らすと、甲26、162及び163から直ちに、控訴人の上記主張を認めることはできない。
（ウ）まとめ
以上によれば、本件出願当時の技術常識に関する控訴人の前記主張（①ないし④）は、いずれも採用することができない。
（2）争点1-2（サポート要件違反の有無）について
ア 本件発明1及び2の特許請求の範囲（請求項1及び2）には、本件発明1及び2の「痛みの処置における鎮痛剤」にいう「痛み」の用語について規定した記載はない。
次に、本件明細書には、本件発明1及び2の「痛み」の用語について定義した記載はないが、「痛み」に関し、「本発明は、以下の式Ⅰの化合物の、痛みの処置とくに慢性の疼痛性障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定されるものではないが炎症性疼痛、術後疼痛、転移癌に伴う骨関節炎の痛み、三叉神経痛、急性疱疹性および治療後神経痛、糖尿病性神経障害、カウザルギー、上腕神経叢捻除、後頭部神経痛、反射交感神経ジストロフィー、線維筋痛症、痛風、幻想肢痛、火傷痛ならびに他の形態の神経痛、神経障害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記1（2））との記載がある。本件明細書の上記記載及び本件出願当時の痛みの分類等に関する技術常識（前記（1）オ（ア）a）によれば、本件発明1及び2の「痛み」の範囲には、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」が含まれるものと解される。
そして、本件明細書の記載（前記1⑷）によれば、本件発明1及び2は、従来の市場にある鎮痛剤（例えば、麻薬性鎮痛剤やNSAID）では、痛みの処置特に慢性の疼痛性障害の処置に関し、不十分な効果又は副作用からの限界により、不完全な処置しか行われていなかったという問題があったことに鑑み、本件発明1及び2の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められる。
イ 本件発明2の特許請求の範囲の請求項2（「化合物が、式IにおいてR3およびR2はいずれも水素であり、R1は-（CH2）0-2-iC4H9である化合物の（R），（S），または（R，S）異性体である請求項1記載の鎮痛剤」）の記載に照らすと、本件発明2の化合物は、本件発明1の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明2の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが（前記1⑵及び⑷）、一方で、本件発明2の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明2の化合物に該当するCI-1008及び3-アミノメチル-5-メチル-ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、CI-1008を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明2の化合物に該当するS-（＋）-3-イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある（前記1⑶、⑹、⑺及び⑼）。
しかし、前記⑴オ（ア）dの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明2の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明2の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。
そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明1の化合物の範囲に含まれる本件発明2の化合物が、本件発明1及び2の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明1及び2の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明1及び2は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。
したがって、本件発明1及び2は、サポート要件に適合しない。これに反する控訴人の主張は採用することができない。
（3）争点1-3-2（本件訂正による無効理由の解消の有無）について
控訴人主張の本件訂正は、請求項1について、「痛み」を「痛覚過敏又は接触異痛の痛み」と訂正し、請求項2について、「式Ⅰ」の構造式を追加し、「請求項1記載の」を「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における」と訂正することにより、「痛み」を「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に特定し、請求項1を引用せずに、独立形式に改めるものである。
そうすると、本件訂正により、本件訂正後の請求項1は、請求項1記載の「痛み」を「痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に特定し、本件訂正後の請求項2は、請求項1記載の「痛み」を特定した本件訂正後の請求項1の「痛覚過敏又は接触異痛の痛み」を更に「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に特定するものといえる。
しかるところ、前記（2）認定のとおり、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明1の化合物に含まれる本件発明2の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできないから、本件訂正によっても、本件発明1及び2の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明1及び2の課題を解決できるものと認識することはできない。
したがって、本件訂正によって、本件発明1及び2のサポート要件違反の無効理由が解消するものと認めることはできないから、本件訂正の再抗弁は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
（4）小括
以上によれば、本件発明1及び2に係る本件特許には、サポート要件違反の無効理由（特許法36条6項1号、123条1項4号）が存在し、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、控訴人は、被控訴人に対し、特許法104条の3第1項の規定により、本件発明1及び2に係る本件特許権を行使することができない。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の本件発明1及び2に係る本件特許権に基づく請求は、いずれも理由がない。
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第５ 結論
以上のとおり、控訴人の請求は、いずれも理由がないから、これらを棄却した原判決は、相当である。
よって、本件控訴は、理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。